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案例报告:通用名称的判断要素及时间基准的选择
2018-09-15 10:00:00

通用名称的判断要素及时间基准的选择

——国家工商行政管理总局商标评审委员会与典发食品(苏州)有限公司、上海清美绿色食品有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案

 

【判决要点】

通用名称是反映一类商品或服务与另一类商品或服务之间根本区别的规范化称谓,同行业生产者经营者均可使用通用名称。通用名称应当具有以下特征:1、通用名称是反映商品或服务的物理特性,为相关公众区别商品或服务而非商品或服务来源;2、通用名称是明确且相对统一的;3、通用名称是行业经营者普遍使用的商品名称,特有商品名称并非通用名称。清美公司主张“千页豆腐”构成约定俗成的通用名称。约定俗成的通用名称一般以全国范围内或相关市场相关公众的通常认识为判断标准。但历史传承、行业状况以及产品特点等都是影响相关公众认知水平的因素,在判断是否构成约定俗成的通用名称时应予考虑。同时,在商标权无效宣告的案件中,认定诉争商标是否构成通用名称应当以诉争商标核准注册日为时间基准,而非无效审查时。

 

 

案件来源:二审案号:北京市高级人民法院(2018)京行终616

          一审案号:北京知识产权法院(2017)京73行初字第3489

 

上诉人(原审被告)国家工商行政管理总局商标评审委员会

上诉人(原审第三人)典发食品(苏州)有限公司

被上诉人(原审原告)上海清美绿色食品有限公司

 

【案件简介】

上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会(简称商标评审委员会)、典发食品(苏州)有限公司(简称典发公司)商标权无效宣告请求行政纠纷一案,不服北京知识产权法院(2017)京73行初字第3489号行政判决,向法院提起上诉。法院于2018124日受理本案后,依法组成合议庭进行了审理。上诉人商标评审委员会的委托代理人龚丽娟,典发公司的委托代理人叶主闽、魏宝鸿,被上诉人上海清美绿色食品有限公司(简称清美公司)的委托代理人孙佳建到法院接受了询问。本案现已审理终结。

 

【判决观察】

一审法院认为

北京知识产权法院认定:综合清美公司在商标评审阶段与本案审理阶段补充提交的证据,至迟在诉争商标核准注册前,从全国多家报社的新闻报道、餐饮食品类期刊和饮食类书籍中对于“千页豆腐”描述使用来看,相关行业从业者与相关消费者普遍将“千页豆腐”作为指代一种豆腐类制品的通用化名称使用,并非将“千页”或“千页豆腐”特指典发公司的产品。因此从相关公众的实际效果来看,仅凭“千页”已不能起到区别商品来源的作用。而且,根据现有证据显示,自诉争商标核准日之后,相关公众对于“千页豆腐”作为一种豆腐类制品的通用名称的认知也处于不断强化的过程。故本案诉争商标在“豆腐、豆腐制品”商品上已构成2001年《中华人民共和国商标法》(简称2001年商标法)第十一条第一款第一项所规定之情形。因2001年商标法第十一条第一款第三项属于该款关于商标缺乏显著性的兜底性规定,故在诉争商标已构成2001年商标法第十一条第一款第一项的情况下,已无必要对诉争商标是否构成2001年商标法第十一条第一款第三项进行评述。决定商标是否系商品通用名称而导致缺乏显著性的关键是相关公众对商品通用名称的普遍认知,与典发公司的经营规模、所获荣誉及诉争商标的使用与维权记录等无直接关联,典发公司的证据不足以推翻诉争商标至迟在核准注册日前成为“豆腐、豆腐制品”商品约定俗成的通用名称的事实。

一审裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项、第二项之规定,判决:

一、撤销商评字[2017]第29871号关于第4947433号“千頁及图”商标无效宣告请求裁定(简称被诉裁定);

二、责令商标评审委员会重新作出裁定。

根据当事人提供的证据与法院查明情况,二审法院认为

法院认为:虽然2013年830日修改的商标法(即2013年商标法)已于201451日起施行,但诉争商标的核准注册日早于该决定实施日,商标权无效宣告案件评价诉争商标应否予以核准注册,根据法不溯及既往的原则,本案的实体问题适用2001年商标法审理,而程序问题适用2013年商标法审理。

根据2001年商标法第十一条第一款第一项规定,仅有本商品的通用名称、图形、型号的标志不得作为商标注册。总结各方当事人的诉辩意见,本案的争议焦点在于:“千页豆腐”是否构成一种豆腐的通用名称,诉争商标核准注册是否违反2001年商标法第十一条第一款第一项的规定。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第十条第四款规定,审查判断诉争商标是否属于通用名称,一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。核准注册时事实状态发生变化的,以核准注册时的事实状态判断其是否属于通用名称。

根据2013年商标法第四十四条第一款的规定,已经注册的商标,违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的,或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的,由商标局宣告该注册商标无效;其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。该法第四十九条第二款规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。

因此,在商标权无效宣告的案件中,认定诉争商标是否构成通用名称应当以诉争商标核准注册日为时间基准,而非无效审查时。诉争商标核准注册后,事实状态发生变化的,在2013年商标法下可以采用第四十九条第二款进行规制。本案中,清美公司作为无效请求人提出的无效宣告理由是诉争商标违反2013年商标法第四十四条的相关规定应予无效,未依据2013年商标法第四十九条第二款提出无效宣告请求。因此,法院将以诉争商标核准注册时的事实状态作为认定“千页豆腐”是否构成本商品通用名称的基础。

通用名称是反映一类商品或服务与另一类商品或服务之间根本区别的规范化称谓,同行业生产者经营者均可使用通用名称。因此,通用名称应当具有以下特征:1、通用名称是反映商品或服务的物理特性,为相关公众区别商品或服务而非商品或服务来源;2、通用名称是明确且相对统一的;3、通用名称是行业经营者普遍使用的商品名称,特有商品名称并非通用名称。清美公司主张“千页豆腐”构成约定俗成的通用名称。约定俗成的通用名称一般以全国范围内或相关市场相关公众的通常认识为判断标准。但历史传承、行业状况以及产品特点等都是影响相关公众认知水平的因素,在判断是否构成约定俗成的通用名称时应予考虑。

本案中,根据清美公司提交的证据,能够证明在诉争商标申请日前已经将“千页豆腐”作为商品名称使用的证据仅为2004年的《羊城晚报》以及2004年出版的《哲思校园文丛·湛江第一中学》对“千页豆腐”作为菜肴名称的少量记载。仅有少数几份报道提及“千页豆腐来源于台湾”,但并无详细考据。尽管上述证据表明在典发公司成立前存在使用“千页豆腐”指代一种新类型豆腐产品的做法,但一直以来,该产品的名称并不确定和统一。根据在案证据,2012年《中国食品报》刊登的报道指出此类产品在市场上有五花八门的称呼方式。2014年《中国食品报》的报道中,生产相关产品的企业还将其产品称为“脆香豆腐”。2015年出版的《食品工业》和《食品科技》杂志各自刊载的科技论文分别将此类产品称为“千页豆腐”和“千叶豆腐”。

2016年中国食品工业协会豆制品专业委员会出具的函件仍表明,千页豆腐也叫千叶豆腐、百叶豆腐。在本案二审审理过程中,清美公司将其生产的此类豆腐产品称为“香锅豆腐”。由此可见,“千页豆腐”并非规范化的商品名称,直至诉争商标核准注册时,市场上对此类产品的称呼方式仍有多种,并不符合构成约定俗成通用名称的特征要件。

虽然清美公司提交了部分网页证据,证明有些书籍、杂志以及餐馆使用“千页豆腐”作为菜肴名称的一部分,而且典发公司在经营过程中也存在同时将“千页豆腐”作为产品名称和注册商标使用的情况,这些客观事实可能使得部分相关公众认为“千页豆腐”是一类产品的名称。但同时,大量与生产销售“千页豆腐”有关的媒体报道均提及典发公司。典发公司在行业中占比较大,其获准注册诉争商标后积极维权,并在使用诉争商标过程中注意标注®,形成了“千页豆腐”提供主体唯一的客观市场格局。而在案证据仅有少数几份报道提及“千页豆腐来源于台湾”,并无详细考据。基于上述因素,我国大陆地区多数相关公众能够认为“千页豆腐”是特定主体提供的产品。

综合考虑上述因素,清美公司的证据不足以证明“千页豆腐”在诉争商标核准注册时成为通用名称,被诉决定认定正确,原审判决认定有误,应予纠正。

如上所述,“千页豆腐”并非“豆腐、豆腐制品”产品的通用名称,因此,将“千页”使用在豆腐、豆腐制品商品上并不违反2001年商标法第十一条第一款第一项的规定。清美公司主张“千页豆腐”系一新型豆腐的通用名称,并围绕上述主张提交相关证据。由于诉争商标核定使用的“腐竹、鱼制食品、猪肉食品、火腿、果冻”商品并非清美公司主张通用名称指向的商品,而“食用蛋白、食物蛋白”商品则是制作此类豆腐所需的原料之一。因此,将诉争商标使用在上述商品上,相关公众不会将其作为商品名称加以识别,诉争商标使用在上述商品上能够发挥识别商品来源的作用,不违反2001年商标法第十一条第一款第一项的规定。诉争商标亦不违反2001年商标法第十一条第一款第三项的规定。

综上,原审判决认定事实不清,适用法律错误,应予纠正。上诉人商标评审委员会、典发公司的上诉理由成立,对其上诉请求法院予以支持。

 

裁判结果

依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第二项、第三款之规定,判决如下:

一、撤销北京知识产权法院(2017)京73行初3489号行政判决;

二、驳回上海清美绿色食品有限公司的诉讼请求。

一审案件受理费一百元,由上海清美绿色食品有限公司负担(已交纳)。二审案件受理费一百元,由上海清美绿色食品有限公司负担(于本判决生效之日起七日内交纳)。

本判决为终审判决。

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诉争商标

 

 

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