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案例报告:专利权人不能基于在审查阶段放弃的权利要求主张侵权
2018-06-25 16:02:00

专利权人不能基于在审查阶段放弃的权利要求主张侵权
——大自达电线股份有限公司与广州方邦电子股份有限公司侵害发明专利权纠纷案

 
【判决要点】
专利权人不能就其在专利审查阶段放弃的权利要求主张进行侵权判断。法院在对权利要求进行解释时,除了应当运用说明书、附图及其他相关权利要求以外,还应当结合专利审查档案进行解释,并且说明书、附图、其他相关权利要求以及专利审查档案对于权利要求的解释作用,优于工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员对权利要求含义的通常理解,后者仅在前者不足以明确权利要求时起补充解释的作用。
 
 
原告:大自达电线股份有限公司(以下简称“大自达公司”)
被告:广州方邦电子股份有限公司(以下简称“方邦公司”)
 
案例来源:广州知识产权法院(2017)粤73民初263号
 
【案情简介】
大自达公司是专利号为ZL200880101719.7、名称为“印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板”发明专利权人,该专利至今合法有效。
2010年2月3日,大自达系统电子株式会社向国家知识产权局提交发明专利原始申请文件,发明创造名称为“印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板”,申请号为200880101719.7。在提交原始申请文件后,申请人大自达系统电子株式会社对专利的权利要求进行了修改,同时经过两次专利复审委的审查意见的指导修改,形成了最终的权利要求。具体内容见下表:
原始申请文件的说明书及附图的内容未作修改。
2012年7月26日,国家知识产权局作出《授予发明专利权通知书》。
2012年10月17日,申请人由大自达系统电子株式会社变更为原告。2012年11月28日,涉案发明专利授权公告,专利权人为原告,名称为“印刷布线板用屏蔽膜以及印刷布线板”,申请号为200880101719.7。
被告制造、销售、许诺销售了8款型号为HSF6000-2、HSF8000-2、HSF-USB3、HSF-USB3-C、HSF-KDT-02、HSF-KDT-04、HSF-KDT-10、HSF-KDT-12的屏蔽膜产品,被告确认其2013年至2016年就上述产品获得的销售毛利为305884943.84元,扣除运营费用及税费后净利润为172723417.74元。
原告认为被告生产的8款产品涉嫌侵犯其涉案专利的权利,遂提起诉讼,请求:1.判令被告立即停止制造、销售、许诺销售侵害原告发明专利权的8款屏蔽膜产品,并销毁专用于生产上述侵权产品的设备和模具,以及销毁所有库存的侵权产品;2.判令被告赔偿原告经济损失9200万元、合理维权费用72万元,合计9272万元;3.判令被告负担本案诉讼费用。
 
【判决观察】
本院认为,双方当事人主要存在的争议焦点如下:
(一)如何解释涉案专利权利要求8中关于第一金属层以波纹结构的方式形成这个技术特征,从而确定原告涉案专利权的保护范围。(二)被诉侵权技术方案是否包含与“第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”的技术特征相同或等同的技术特征,从而确定被诉侵权技术方案是否落入原告涉案专利权的保护范围。(三)在被告构成侵权的情况下,原告主张的侵权责任应否得到支持。
(一)关于第一个争议焦点问题,在确定涉案发明专利权的保护范围时,双方当事人关于权利要求的解释存在争议的技术特征是权利要求8中“第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”,关键在于其中第一金属层的波纹结构应如何解释。根据《中华人民共和国专利法》第五十九条和《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第三条规定,本院认为,法院在对权利要求进行解释时,除了应当运用说明书、附图及其他相关权利要求以外,还应当结合专利审查档案进行解释,并且说明书、附图、其他相关权利要求以及专利审查档案对于权利要求的解释作用,优于工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员对权利要求含义的通常理解,后者仅在前者不足以明确权利要求时起补充解释的作用。通过审查专利审查档案的内容,可以明确申请人在专利申请过程中对于专利权保护范围所作的真实意思表示与客观行为,确定国家知识产权局与申请人在划定专利权边界上达成了何种一致的意见,并对社会公众形成了何种公示作用,从而使法院认定的专利权保护范围符合专利权产生时所公示的边界,符合国家授予、保护这种专有性、垄断性权利的初衷,如此才能为社会公众提供明确的法律预期,避免不当压缩社会公众对于公有技术自由运用的空间。
本案中,在原告于2012年10月17日成为涉案专利申请人之前,原申请人大自达系统电子株式会社于2010年2月3日提交的发明专利原始申请文件中,对应的技术特征位于权利要求1,具体内容为“第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成”,与专利授权的该项技术特征在文字表述上并无区别。但是,原申请人曾在提交发明专利原始申请文件后,将该项特征修改为“第一金属层的两面沿着所述绝缘层的所述单面表面形成”,该项特征所处的权利要求1也改为权利要求8。国家知识产权局对于上述修改提出了第一次审查意见,指出原申请文件仅记载了波纹结构的第一金属层和大致平坦结构的第一金属层两种实施例,没有给出第一金属层以其它方式(比如锯齿形或连续的凹凸形)的形成结构,而且本领域技术人员也不能从原申请文件记载的内容直接、毫无疑义地得到除了波纹和平坦方式以外的其他形成结构;同时由于第一金属层在绝缘体的单面形成,与绝缘体仅单面相贴,本领域技术人员也不能从原申请文件记载的内容直接、毫无疑义地得出如何将第一金属层的哪两个面沿着绝缘层的单面延展形成,因此修改之后的权利要求8的技术方案和原技术方案相比有实质性的区别,使得新的权利要求出现了原申请中没有记载的新的技术方案,超出了原说明书和权利要求书记载的范围;并且还提示了申请人再次提交的任何修改都应在意见陈述书中详细陈述修改的依据和修改没有超出原申请记载范围的理由。之后,原申请人针对审查意见作出意见陈述,称申请人将权利要求8的上述特征修改成“所述第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”。通过上述修改,权利要求8的记载技术方案与原说明书记载的内容一致,能够符合专利法第33条的规定。根据原申请人的意见陈述以及再次修改特征的行为,应当视为原申请人同意了国家知识产权局认为“修改后的权利要求8‘第一金属层的两面沿着所述绝缘层的所述单面表面形成’的技术特征除了包含第一金属层以波纹结构的方式形成(原有范围的特征)外还包含第一金属层以其它方式(比如锯齿形或连续的凹凸形)的形成结构,以及两个面沿着绝缘层的单面延展形成,因而超出了原申请文件记载范围”的结论,并对权利要求再次进行修改。之后,国家知识产权局的第二次审查意见对该技术特征未再提出超出原说明书和权利要求书记载的范围的审查意见。【具体修改过程见下图:】


综上,本院对于“第一金属层以沿着所述绝缘层的单面表面成为波纹结构的方式形成”特征中波纹结构的认定如下:
首先,审查意见认为第一金属层的形成结构仅有波纹结构和大致平坦结构属于原申请文件记载的范围,并且对以上两种结构的解释应当结合说明书的实施例进行,以上审查意见符合《中华人民共和国专利法》第五十九条关于“说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”的规定。由于涉案专利的说明书和附图自专利申请后未曾改动过,因此对于第一金属层的波纹结构的解释应当结合说明书中实施例1的示意图即说明书附图1(后附)以及实施例1的SEM照片图即说明书附图13(后附)进行。根据说明书和附图,对波纹结构应解释为具有周期性、基本平滑、并朝着一个方向连续上下波动的结构,但不应限定于相等波长或相等波高。
其次,审查意见进一步认为本领域技术人员不能从原申请文件记载的内容直接、毫无疑义地得到第一金属层除了波纹和大致平坦方式以外的比如锯齿形或连续的凹凸形等形成结构,修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围;原申请人表示同意审查意见对权利要求再次进行修改,对审查意见未作任何反驳,特别是未对审查意见认为修改后权利要求8包含的第一金属层以其它方式(比如锯齿形或连续的凹凸形)的形成结构超出原申请文件记载范围的意见进行反驳;之后,国家知识产权局对该技术特征未再提出超出原说明书和权利要求书记载的范围的审查意见。因此,对于社会公众而言,专利审查档案中的以上内容形成了国家知识产权局与原申请人经过审查、修改并陈述、再审查的过程对该技术特征的权利边界已达成一致意见的公示作用,应视为原申请人同意了国家知识产权局认为“修改后的‘第一金属层的两面沿着所述绝缘层的所述单面表面形成’的技术特征除了第一金属层以波纹结构的方式形成外还包含了第一金属层以其它方式(比如锯齿形或连续的凹凸形)的形成结构,该部分修改超出了原申请文件记载范围”的结论,并对权利要求再次进行修改。因公示作用所产生的公信力,应对于为划定专利权边界而进行的技术特征的解释产生影响。据此,本院认为,鉴于锯齿形结构是具有锯条上的尖齿形状的结构,与波纹结构区别明显,在此不再赘述;因此在解释波纹结构时,关键要结合如何区分波纹结构与连续的凹凸形结构进行。根据一般含义,波纹是细微的波浪形成的水纹,而波浪是水面形成的周期性的连续高低起伏运动;凹凸形是具有凹陷和凸起、高低起伏的形状,但并未限定凹陷的深度与凸起的高度,也未限定凹凸是以平滑还是曲率突变的形态、以及是否具有周期性规律等具体要素。由于凹凸结构与波纹结构均具有高低起伏的特征,而波纹结构是在凹凸结构的基础上进一步限定为具有周期性的、如同细微波浪般连续高低起伏的结构,因此在一般含义上理解,凹凸结构属于波纹结构的上位概念,比波纹结构涵盖的范围更广。根据前述涉案专利的说明书和附图、涉案专利的发明目的,以及专利审查档案的内容,结合以上关于波纹结构、凹凸形结构的一般含义及其区分,本院认为,涉案专利权利要求8中第一金属层的波纹结构,指的是具有周期性的、基本平滑的、朝着一个方向连续高低起伏波动的结构,虽然波长和波高不应限定于相等波长或相等波高,但是不应当包括随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构。
(二)关于第二个争议焦点问题,关键在于被告制造、销售、许诺销售的被诉侵权产品是否包含“第一金属层以沿着所述绝缘层的所述单面表面成为波纹结构的方式形成”的技术特征,双方当事人的争议集中在被诉侵权产品的第一金属层是否属于以波纹结构的方式形成。由于双方当事人均确认8款被诉侵权产品的第一金属层的结构与涉案鉴定意见的附件中的切片SEM结果图所体现的被鉴定物第一金属层的结构是一致的,因此本院以涉案鉴定意见的切片SEM结果图进行比对。经比对,本院认为,鉴定意见中这一百多幅切片SEM结果图中的白色部分是被鉴定物的第一金属层,而这一百多幅切片SEM结果图的白色部分没有一幅是完全相同的,高低起伏呈现随机变化、无规律的特点,且部分图中呈现出较平坦的片断,部分图中呈现出不平滑、曲率突变的片断,因此被诉侵权产品的第一金属层的结构应当属于随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构。根据前述内容确定的涉案专利权的保护范围,随机变化的、无规律高低起伏的连续凹凸形结构应当排除在涉案专利权的保护范围之外,与涉案专利权利要求8的波纹结构既不属于相同特征、也不属于等同特征,因此被诉侵权技术方案不落入涉案专利权的保护范围。
关于涉案鉴定意见认为被鉴定物包含与涉案专利权利要求8-10记载的全部技术特征相同的技术特征的结论,经查,首先,涉案鉴定意见的结论并非经本院通过司法鉴定程序产生,属于原告的委托代理人在立案前单方委托鉴定机构所作鉴定,从证据形式而言不属于《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条第一款第(七)项规定的法院通过委托鉴定所形成的鉴定意见。虽然被告确认被诉侵权产品的第一金属层的结构与涉案鉴定意见的附件2及附件3中的切片SEM结果图所体现的被鉴定物第一金属层的结构是一致的,因此可以依据上述内容进行侵权比对,但对于涉案鉴定意见比对结论,双方当事人存有争议,本院依法对于涉案鉴定意见进行审查。经本院传唤出庭的鉴定人当庭陈述,委托人在委托鉴定时并未向鉴定机构出具涉案专利从申请到获得授权期间的文件,因此鉴定人在作出涉案鉴定意见前,并不了解专利申请后申请人对权利要求的修改,国家知识产权局的第一次、第二次审查意见通知书以及申请人针对审查意见作出的意见陈述书等文件;而且,鉴定人也在庭审中陈述根据涉案鉴定意见的切片SEM结果图所体现的被诉侵权产品第一金属层的结构,难以区分属于波纹结构还是连续的凹凸形结构,假设权利要求将第一金属层的结构表述为连续的凹凸形结构,鉴定人认为被诉侵权产品的第一金属层的结构也是落入权利要求保护范围的。以上内容说明鉴定人在对权利要求8所涉的波纹结构进行理解时,由于缺少了专利审查档案,对于波纹结构与连续的凹凸形结构的区分存在偏差,鉴于此,本院对于涉案鉴定意见关于被鉴定物包含与涉案专利权利要求8-10记载的全部技术特征相同的技术特征的结论不予采纳。
因此,虽然被告制造、销售、许诺销售了被诉侵权产品,但由于被诉侵权技术方案未落入涉案专利权的保护范围,因此被告的行为不构成侵权,对于原告在本案中提出的全部诉讼请求,本院均不予支持。
综上所述,一审判决如下:
驳回原告大自达电线股份有限公司的全部诉讼请求。


 


声明:

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