专利反向运用策略及其风险评估

袁真富

内容摘要：专利反向运用策略是指一些企业出于特定的目的，采取一种特别的专利政策，比如否定放弃、搁置不用或免费开放专利等，来实现其商业目的。典型的专利反向运用策略包括文献公开策略、泡沫专利策略、故意搁置策略、免费开放策略和剩余市场策略等，在这些策略运用过程中需要进行风险评估，以控制其中的法律风险和商业风险。

关 键 词：专利；  反向运用；  策略考虑；  风险评估

随着企业知识产权意识的觉醒和知识产权战略的实施，追逐专利的取得、提升专利的品质、促成专利的实施已成为企业专利发展的趋势。在专利战略的开展中，有的企业出于特定的目的，采取了一种特别的专利政策，比如否定放弃、搁置不用或免费开放专利等，来实现其商业目的，此即专利反向运用策略。下面，我们主要讨论其中的策略考虑与风险评估问题。

一、文献公开策略

有些发明创造，没有必要取得独占权，或者为实现独占将反而得不偿失，但万一被他人拿去获得专利权又会妨碍本企业实施时，可以将发明创造的内容进行公开，以破坏其新颖性从而阻止其获得专利权，此种行为就是所谓的文献公开。

美国专利与商标局公报中有一专栏名为《防卫性公告》，专门刊登这类信息。日本、英国则各有一种刊物专司此职：日本的叫《公开技报》，英国的叫《研究公开》。[1]美国IBM公司还自行出版《技术公报》，实施文献公开策略。据统计，“自1950年至今，IBM每月自行出版技术公报，在技术公报中公开未申请专利的发明就有8000件以上。”[2]

文献公开的目的，在于阻止竞争对手取得相关发明创造的专利，从而消除自己的发展障碍。但此种策略的实施，需要仔细衡量利弊得失，慎重决策。从策略上讲，文献公开需要注意以下几点：

1．毋须公开所有技术细节

公开发明创造的内容时，只要将其基本内容公开到足以破坏此后可能递交的专利申请的新颖性即可，毋须公开所有的细节。[3]特别是该发明创造的关键内容，在满足破坏新颖性的前提下，仍然可以作为商业秘密加以维持。

2．快速破坏新颖性的途径

为尽快破坏相关发明创造的新颖性，可在本企业的公开出版物或网站上公开发明创造，如IBM自己出版的技术公报公开发明创造。如果依靠向其他刊物投稿发表，可能会延迟公开的时间，这期间可能发生他人专利申请的风险。

3．缩小被接触利用的范围

为缩小所公开的发明创造被接触和利用的范围，应选择发行面较窄、发行量较少的出版物上公开。从这个角度看，在网上公开虽然迅捷便利，但容易被竞争对手检索到。

（二）文献公开的风险

1．文献公开的风险问题

采用文献公开时，一定要慎重行事。否则：（1）如果把自己需要独占的发明创造公开了，将会让企业丧失独专其利的机会。（2）如果他人从公开的发明创造中，获得了竞争优势，则反过来给制造了一个麻烦的竞争对手。

2．文献公开的风险规避

为了规避上述风险：

（1）在决定公开发明创造时，要反复评估该发明创造对自己的利弊得失，及其对他人可能带来的竞争优势。

（2）利用不丧失新颖性的例外规则。我国专利法第24条规定：“申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。”在上述三种情形下的发明创造公开，虽不影响本企业，但可以影响竞争对手提出专利申请的新颖性。在这段时间内，本企业可以充分评价是否申请专利，这在新产品的试生产尚未成功而竞争对手又有可能搞出相同的发明创造时，可予以采用。[4]

二、泡沫专利策略

（一）泡沫专利的应用

有的西方学者曾经夸张的说：“要么拥有专利，要么迎接死亡。”所以，圈占专利成为一些企业在商业竞争过程中的追求目标。但有的企业甚至出于商业考虑，申请了大量的质量低劣的专利。这些专利多半是无效的或者其权利要求过于宽泛，也即是所谓的问题专利（questionable patent），它们利用法律制度、审查体制上的缺陷或疏忽，顺利的通过了审查。[5]这些问题专利就像泡沫一样，随时会被他人吹散，形成企业专利申请虚假繁荣的局面，所以我们称之为泡沫专利。为什么要申请泡沫专利呢？

1．为了显示研发实力

有的技术型企业，需要通过持续的专利申请活动来显示源源不断的创新能力，这样做可能一方面是为了企业形象的需要，专利作为企业技术水平及研发实力的一种外在展示，越来越多地承载着企业的形象声誉；另一方面，更重要的可能是企业为了向投资人（比如股东）证明其业绩，或者企业研发部门需要完成专利指标。如果没有足够的技术创新成果时，申请泡沫专利则是其现实的选择。

2．为了获得谈判筹码

在谈判桌上，专利可以是运筹帷幄与交互授权的筹码。在1993年微软公司只拥有24个专利，常常受制于IBM 公司的软件授权问题，当授权合约谈不拢时，IBM 就以超过1000个专利所形的专利布局来逼微软公司走上谈判桌。惨痛的教训迫使微软公司定下目标，要占有足够的专利数量来和其他公司进行交互授权。[6]有的企业为了迅速累积专利筹码，会策略性的把不能专利的公知技术，甚至失效专利等，作为专利申请，打造自己的专利组合。

3．为了设置竞争障碍

泡沫专利的广泛存在，成为窒息公平竞争的杀手。如果竞争者不经泡沫专利权利人的许可，而选择在该泡沫专利不适当覆盖的领域，从事研究和开发，那么就会存在法律风险——被专利权人拖入花费巨大、耗时长久的诉讼中去。如果竞争者选择谈判以取得许可，并支付使用费，则后继创新和商业开发的成本，又会因为这些不合理的使用费而增加。[7]

4．为了满足融资需要

专利已经成为融资的工具。风险资本之所以青睐拥有专利权的公司，是因为拥有专利权，就意味着竞争优势，意味着垄断利润，意味着投资前景。所以，一些企业，尤其中小企业迎合风险资本家的口味，不管是否真正需要，都申请和占有大量的知识产权。比如，有的企业可能更愿意使用商业秘密而不是专利来保护其发明创造，因为申请专利后的技术公开，难以避免第三人的盗用，如果侵权行为透过产品本身不是显而易见的话，自己难以发现侵权行为。但为了融资的需要，也把这些本应秘密保护的技术，申请专利保护。[8]

为了筹集风险资本，企业需要展示它的专利组合（patent portfolios），而泡沫专利的申请，可以有效增加专利组合的数量或规模，显示出自己技术领先或实力强劲的形象。

5．为了打击竞争对手

近年来，一些企业故意申请泡沫专利，并借助其打压同业竞争者，比如在海关备案，阻止其产品出口；向法院提起诉讼，消耗对方的财力、人力和注意力。

（二）泡沫专利的风险

1．易被挑战为无效专利

泡沫专利本身不具有稳定性，容易被他人无效或部分无效掉。从而浪费了资金又没有达到融资或提升形象等期望的效果。

2．破坏自己的形象

如果申请了非常多的泡沫专利，然后被别人通过无效或其他方式揭露出来，反而可能严重损害自己的企业形象和声誉，尤其是降低了企业的信用，结果吓走了风险资本家。

3．成为反垄断的目标

如果借助泡沫专利来设置竞争障碍或打击竞争对手，可能会被指控为触犯反垄断法，或者违反公平竞争的规则。

综上所述，泡沫专利策略本身就是专利制度所不鼓励的方式，大多属于专利滥用的范围，因此企业除非为了不伤害其他竞争者的特定的目的，一般不宜采用。

三、故意搁置策略

（一）故意搁置的原因

专利取得与占有后，接下来的行动如果按照逻辑应是进行实施。事实上，大多数专利并没有真正得到利用，萁中的原因很多，比如技术不成熟难以实施，没有找到被许可人。不过，有时技术非常先进成熟，甚至有人主动上门请求许可实施，专利权人也未必愿意实施，而会故意采取专利搁置不用的方式。

比如，在1960年销售静电复印机时，美国施乐公司已取得彩印专利约60件，但施乐却未马上将彩色复印机商品化。分析起来，可能是先以普通复印机获得充分利润，以防万一追随的企业挤入市场得不到高利润时，再用留一手的彩色复印机来重新获得高利润。[9]

一般而言，在下列情况下，即使专利技术相当先进，也可以考虑采取专利搁置的策略：

1．从竞争对手的角度看

专利是否实施是因应市场竞争的需要，如果自己不实施专利，不增加技术优势和改进产品性能，竞争对手仍然不能对自己形成挑战地位，没有推出替代产品或升级产品，那么，自己的专利可以暂时搁置不用。

2．从原有技术的角度看

如果企业的原有技术尚有竞争力，或者原有技术的研发费用尚未收回，或者原有技术创造的利润尚未达到预期，在没有外在竞争威胁的情况下，当然不会实施新的专利技术。

3．从专利本身的角度看

如果专利实施后，会引起产品成本上升，并削弱产品竞争力，则可以考虑不实施专利。由于使用新的专利，就可能需要围绕该专利更新机器设备、进行人员培训等等，在没有现实竞争威胁的情形下，它当然不愿意付出这些成本来使用新技术。

4．从战略储备的角度看

有的专利本身在申请或受让时，就不是为了实施，而是作为一种战略储备，阻止他人利用而进入自己的市场，或者用来交叉许可以消除专利危机。这些专利一开始注定要被搁置不用。

（二）故意搁置的风险

1．构成垄断或不正当竞争的风险

单纯的搁置专利不用，不太可能构成垄断行为或不正当竞争行为。但是，如果在搁置专利不用的同时，还有其他不适当的反竞争行为，则要注意防止受到反垄断或不正当竞争的起诉。在1991年的Alling公司与环球制造公司一案中，环球制造公司购买了Alling公司的新产品专利，但环球公司并没有使用这种新型专利，而是继续使用老技术生产其传统产品，购买的专利技术被放置一边长达数年。同时，环球制造公司向其竞争者施加压力，如果它们开发出新的生产技术或新产品，环球公司就会把购买回来的专利技术投入生产。最终，环球制造公司因为触犯反垄断法被判罚款12200万美元。[10]

我国《反垄断法》已经出台，因此，如果自己搁置专利不用，同时还滥用专利地位，影响同业竞争，则很可能触犯《反垄断法》的规定。此外，即使不构成垄断行为，也可能因其限制竞争的行为而构成不正当竞争，受到《反不正当竞争法》的约束。

2．强制许可的风险

搁置专利不用，还要预防强制许可的问题。在符合一定条件和程序的情况下，包括TRIPS在内的国际条约允许成员国批准专利的强制许可，不过，发展中国家似乎很少利用强制许可的规则，而具有讽刺意味的是，反倒是发达国家为了许多目的，例如美国为了反垄断，成为强制许可最积极的使用者。[11]

我国《专利法》第48条规定：“有下列情形之一的，国务院专利行政部门根据具备实施条件的单位或者个人的申请，可以给予实施发明专利或者实用新型专利的强制许可：（一）专利权人自专利权被授予之日起满三年，且自提出专利申请之日起满四年，无正当理由未实施或者未充分实施其专利的；（二）专利权人行使专利权的行为被依法认定为垄断行为，为消除或者减少该行为对竞争产生的不利影响的。”尽管我国针对专利几乎没有发放过强制许可证，但强制许可仍然是悬在专利搁置策略上的一把利刃，随时都需要提防和警醒。

四、免费开放策略

（一）免费开放的政策

有的企业会把自己的专利在不放弃权利的前提下，向第三人免费开放。本来可以有偿许可的专利，为何需要进行免费开放呢？

1．为了普及产品和技术

为了迅速让自己的产品或技术得到普及，有的专利权人会实行免费开放政策，其目的在于抢占市场份额，进而形成事实上的技术标准，一旦目的得逞，免费开放的政策就会改变为有偿开放政策。当然，有时专利权人是通过这种普及产品或技术的免费开放政策，左右产品或技术发展的方向，进而在后续开发中实现商业目的。在一些极端的情况下，有的专利权人通过纵容侵权行为，来达到普及产品或技术的目标。

2．为了搭售相关的产品

有的产品不是孤立的使用，于是有的专利权人通过免费开放其专利，来搭售与其专利产品相配套的其他产品。

3．为了控制产品使用者

美国一家生物公司在发明转基因大豆的最初几年里，曾一度打着“利用先进的生物科技，帮助贫穷国家发展粮食生产”的旗号，免费向南美发放转基因大豆种子。而当这些国家的农民已经习惯于播种转基因大豆时，美国生物公司却又说，凡是今后想继续播种转基因大豆的农民，必须向该公司缴纳“产权税”。这时大家才发现，凡播种过转基因大豆的土地已无法再重新播种传统的大豆作物。[12]美国生物公司所设下的免费专利陷阱，目的在于最终控制消费者。

（二）免费开放的风险

专利授权的免费开放本身是受到其他企业欢迎的。但是，如果对免费开放政策所附带的目的不正当，比如，一面免费开放专利授权，一面附加搭售产品的条件时，则可能受到不正当竞争的指控。

特别要注意的是，如果企业免费开放专利授权后，不要中途突然实行有偿授权的政策，而应当给予免费使用者合理的时间适应或者做好准备，最好在专利免费开放之初就说明免费使用的期限。否则，其他企业可能指责你“请君入瓮”，别有用心，并可能控告你违反免费开放的授权协议。

由于免费开放的主动权掌握在专利权人手中，因此对免费使用者而言，意味着更多的风险。如果免费使用者对专利权人的专利使用形成了依赖，而事后专利免费开放又终止了，此时企业将提高产品的成本或减少产品的利润。例如，微软将针对原来可以免费使用的FAT文件系统收取每件0.25美元的授权费用，对厂商还要收取25万美元的协议费用。这意味着国内IT厂商们要在这些由新产品所带来的利润中拿出一份缴纳给微软。[13]

五、剩余市场策略

（一）专利剩余市场的识别

剩余市场策略也是一个反其道而行之的方式，它是指利用他人专利技术获得法律保护的地域限制，在其没有申请专利的国家或地区，实施相同的技术方案，获得市场利益。这里，“没有申请专利的国家或地区”就是所谓的剩余市场。我国企业，尤其是中小企业，透过剩余市场策略，完全可以利用其他企业在中国或者自己目标市场内不享有专利权的技术，而无需去提出耗时长久、费用高昂的专利无效行政程序与法律诉讼。

前些年，在很多国际大企业看来，中国虽然很有潜力，但其并不一定在专利布局上完全采取与在欧美一样的政策。根据调查，英特尔公司在美国和中国的专利申请的比例是10：1（2002年为1080：105），IBM公司在美国和中国的专利申请比例，据说是30：1（2002年在美国有3000多件专利申请），似乎对在中国收取专利使用费，信心不足。惠普公司在美国和中国的专利申请的比例是10：1，佳能公司这一比例是9：1。[14]那么，这些跨国公司在中国与美国之间的专利数量差距，就为中国企业在国内使用相关技术，提供了潜在机会与可能性。中国企业可以通过检索中国和美国的专利文献，在中国利用这些企业在美国申请专利但未在中国申请专利的技术。

要运用剩余市场策略，必须在前期透过同族专利检索等渠道，来发现专利权人没有申请专利的国家或地区，即追踪他人的专利技术，进行全球检索，发现该同一技术方案没有申请或没有获得专利权的国家或地区。然后，评估该专利技术在剩余市场是否具有市场前景，比如该技术产品在剩余市场的需求规模，同类产品市场竞争状况等。

表：剩余市场的分布调查

说明：√表示申请了专利，☺表示未被申请专利，该国即为剩余市场。

（二）剩余市场策略的风险

1．国际优先权的限制

国际优先权是巴黎公约的基本原则之一。就专利而言，所谓国际优先权，是指申请人自发明或者实用新型在一国第一次提出专利申请之日起12个月内，或者自外观设计在一国第一次提出专利申请之日起6个月内，又在另一国就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。即有权以其第一次提出申请的日期作为后来提出申请的申请日。这样，申请人不仅可以排斥在其第一次申请以后就相同主题提出申请的其他人，而且判断其专利申请新颖性和创造性的时间标准也应以第一次申请的时间为准。

在进行专利检索时，很可能检索出他人在法国已经公布专利申请或获得专利授权，但在中国尚未公布专利申请或获得专利授权，这时就要警惕他人是不是在利用国际优先权，故意拖延在中国的专利申请，以免其故意观察中国市场，在优先权期间到期之前才在中国提出专利申请，从而断送自己的剩余市场策略。以此类推，在运用剩余市场策略时，要注意他人利用国际优先权，延迟在某些国家的专利申请的可能性，从而避免发生侵权利用的情形。

2．恶性竞争的问题

由于在剩余市场没有专利的保护和限制，一旦企业进入这个市场，而且前景良好，可能会招来其他企业的市场进入，并发生恶性的价格竞争，而自己由于无专利保护，也不能有效制止。此时，需要企业采取品牌战略或改进专利的方式，来保护自己的市场利益。

3．技术秘密的限制

有的专利技术之外还有商业秘密保护，单纯依靠其专利申请文件难以有效的实施或达到较好的技术效果。所以，依照他人在一国公布的专利申请文件，在剩余市场进行产业化实施，如果不进行技术改进或后续开发，可能无法生产出质量合格、消费者满意的产品。

4．从属关系的牵制

他人的技术在剩余市场没有获得专利，但该技术的实施需要依赖其他技术（即存在从属关系），而其他技术在剩余市场却拥有专利权。这时，一旦实施该未专利化的技术，则可能会侵犯到其他技术的专利权。

5．其他专利的牵绊

一件产品，特别是技术复杂的产品，可能需要多件专利的配合，才能生产。因此，在剩余市场没有取得专利的一项或几项技术，可能无法孤立的运用，必须结合其他在当地享有专利权的技术才能有效的发挥作用。此时，在剩余市场利用他人的技术就会遇到一些困难。