2003年9月27日，北京市第一中级人民法院一审宣判了一起备受关注的涉外知识产权案：被告新东方学校被判侵权成立，需赔偿原告经济损失一千多万人民币。虽然新东方已提出上诉，最终结果尚不确定，但笔者认为其侵权已成为事实，只是赔偿数额尚有争议。由于本案的核心问题系试题的版权和原告在华的注册商标权，就案件类型讲，在我国尚属首例，而且本案不仅涉及知识产权问题，对于我国民办教育业的未来发展，也有很强的借鉴和指导意义。

一．本案涉及的争议焦点

1.      试题能否享有版权

一个作品是否受到著作权法的保护，主要看两点：第一，它是否具有独创性，显然ETS的试题符合这一要求；其二要看它是否属于法律明文列举出的不受著作权法保护的对象，如果不是则应受到保护，而我国法律并没有规定试题不受版权保护。具体到我国国内，也有试题受法律保护的实例，比如每年的律师资格考试的试题就是这样。此外，根据伯尔尼公约和TRIPS协议，其他成员国的作者的作品应该受我国法律保护。因此ETS试题的版权在我国是受到保护的。

 2．GRE、TOEFL（文字）能否作为注册商标得到保护 根据我国商标法第8条规定：“任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开来的可视性标志，包括文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合，以及上述要素的组合，均可以作为商标申请注册。”GRE、TOEFL虽然是两种英语考试的简称（全称为Graduate Record Examination和Test of English as a Foreign Language），但作为文字注册商标，完全可以与其他类型的英语考试区别开来，从而具备商标法要求的显著性。而新东方有关负责人却认为，"TOEFL"、"GRE"已经成为一种考试的通用名称，就像阿司匹林一样，因此可以不经对方许可使用。①笔者认为，这纯属偷换概念。因为这两种考试实际上代表着两种品牌的商品，它们之间有明显的区别，就像奔驰车和福特车一样。所以，这两个商标完全应当受到商标法的保护。退一步讲，即使GRE、TOEFL不符合商标注册的条件，新东方也应该按照商标法规定向商标复审委员会提出撤销该商标注册的申请，而不应固执己见，否则忽略潜在的法律风险，一旦被判侵权，吃亏的还是自己。

3．新东方是否构成商标侵权 法院一审判决指出：“根据现有证据，新东方学校在由其发行的TOEFL、GRE、GMAT考试试题出版物封面上以醒目的字体标明"TOEFL"、"GRE"、"GMAT"字样，并在听力磁带上使用"TOEFL"、"GRE"、"GMAT"，构成对ETS 、GMAC注册商标专用权的侵犯。”②可能许多人对这一点构成侵权很不解，这正说明了我们意识中还没有树立正确的知识产权概念。根据商标法第52条第（一）、（二）项，未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；销售侵犯注册商标专用权的商品的，是侵犯注册商标的侵权行为。新东方在原告申请注册商标的商品上（书、录音制品等）使用了与注册商标基本相同的文字（如GRE全真试题汇编），因此足以认定侵权。

 当然，这并不意味着新东方在其培训中不能使用GRE、TOEFL文字，在宣传中使用GRE、TOEFL文字本身不会构成侵权（没有与商标申请使用的商品相联系），出版GRE、TOEFL模拟题而在出版物的封面上使用该标识同样也不会构成商标侵权，因为这不属于商标法上的“近似”商标。一方面，我们要防止侵犯别人的知识产权。另一方面，我们也应该对法律有正确的理解，而不被其束缚住手脚。可以从商标的合理正当使用角度，新东方在今后可以模拟题的名义开发具有自主知识产权的试题，以此作为强化自己实力的途径。当然，前提是不侵犯别人的版权。

4．损害赔偿计算中应注意的问题 首先，对于出版发行的侵权复制品的获利计算。由于本案的特殊性，被告发行的侵权复制品同时构成了侵犯版权和注册商标权，也就是说，一个侵权物同时构成了双重侵权。而根据我国著作权法、商标法及相关司法解释，在计算权利人的实际损失时，方式有所不同。根据著作权法的相关司法解释，权利人的实际损失的计算公式为：因侵权所造成复制品发行减少量或者侵权复制品销售量乘以权利人发行该复制品的单位利润乘积计算。发行减少量难以确定的，按照侵权复制品市场销售量确定。在本案中，发行减少量无法确定，只能按照侵权复制品的销售量计算，这一点应该是可以举证的。但权利人发行该复制品的单位利润就不好确定了，因为原告在中国并没有授权任何机构出版发行其试题。那么，可以考虑采用原告在其他国家（如日本、韩国）发行同种试题的单位利润计算吗？如果这样作，对新东方又似有不公，因为我国作为发展中国家，不应该“享受”与发达国家同等的制定价格。我认为，可以采用新东方发行该复制品的单位利润作为参数计算，这样较符合我国国情，相信与原告在我国授权出版的制定价格也不会又太大差异。

另一种可替代行的解决方案是按照商标法及相关司法解释的规定。《商标法》第56条规定：“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。”相关司法解释第14条规定：“商标法第56条第1款规定的侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商标商品的单位利润计算。”这样，在注册商标商品单位利润无法查明的情况下，以侵权商品单位利润作为计算参数就有了法律依据。所以，恰恰由于被告侵权的双重性，使得侵权数额的计算有了可选择的余地。 其次，新东方因使用原告真题而获得的营业收入应否作为损害赔偿额。从上述商标法第56条的规定可以看出，法律使用了“侵权人在侵权期间获得的利益”作为赔偿标准，相关司法解释对“利益”的解释则用了“可以根据”的字眼，只列明了两种计算方法。但根据这种解释，无法解决被告的营业收入是否属于“利益”的范围的问题。笔者认为，“侵权人获得的利益”应作广义理解，不限于司法解释中的范围，这样才更符合惩罚侵权者的立法本意，而不使之不当得利。所以，新东方因使用原告真题而获得的营业收入扣除相关成本后，应该作为损害赔偿额的一部分。

二．本案给我们的启示

首先，此件跨国知识产权诉讼案，再次反映出国外的知识产权所有人屡用不鲜的知识产权策略——欲擒故纵，借鸡生蛋。其实质即先让国内侵权者替其培育国内市场，等时机成熟，再以诉讼的方式坐享其成，分享利润。这样反倒省去了开发和风险成本，实在是“高明”。在这场知识产权风波中，新东方虽然采取了较积极的姿态，一直欲与原告谈判达成授权使用协议，但原告避而不理的策略让新东方无可奈何。此外，原告二十年来不在中国大陆授权出版试题的原因主要有两点：其一，是不想冒试题被盗版的风险。因为试题盗版的成本很低，而我国前几年对盗版打击的力度也引起某些外商的不满。而由权利人自己打击分散的盗版者不仅耗时耗力，还不一定能取得显著的成效，这样会无形中破坏原告在中国市场上的长远规划。但是，选择新东方这个在中国英语培训市场上占最大份额的盗版者做被告，不仅可以最大程度的索回失去的版权收入，还可以通过减少试题来源把盗版的几率降为最低。其二，以静制动，通过设置TOEFL、GRE这两个孵化器，由市场选择出一个较强的英语培训机构，作为其在中国的商业合作伙伴，利用试题授权许可使用费分享利润。目前的情况也证实了第二点是原告的终极目标。

其次，本案暴露出我们的企业家对知识产权的理解还不够深入，面对侵权控诉还不能理智的进行法律分析。殊不知，知识产权这个词定义本身就含有知识产权商品化的概念，知识产权的最终目的就是通过一定时空的垄断来维护专有者的经济利益。专利权就是某一专利技术商业化的垄断权。版权虽然具有人身权的内容，但在市场经济中，其财产权才是占据主导地位的权利。此外，我国加入WTO后，跨国知识产权纠纷会日益增多，这是正常现象。遇到此类事件，我们不能再动辄拿民族利益当挡箭牌，因为这丝毫无助于解决问题，情感不能代替法律，法律的良心是证据。我们应该利用每一次机会，认真分析对手采取的策略（知识产权策略是商业策略的一部分），为我所用，这样才能够缩短与外国竞争对手的差距。具体到本案，原告无非是想借胜诉判决增强与新东方的合作谈判筹码，因为原告的高层管理人在采访中透露出不排斥与新东方进一步合作的可能性。诉讼只是一种手段，而不代表最终目的。我们的民族企业家也应该从中看出此玄机，最大程度的争取话语权，以求在谈判中维护自己的利益。

再次，本案也透露出外国商业机构的新型经营战略模式：将知识产权作为一种无形的核心产品推广出去，通过授权许可使用的方式轻松获取利润，这其实属于服务贸易中的跨境提供，可以省去直接在东道国投资设厂的程序，这样就有效的降低了不熟悉东道国贸易环境，法律环境而带来的风险和经营成本。而国内企业却仍处于通过传统的商业模式（生产销售有形产品）来获取利润的阶段，这反映出经营管理观念的差距。具体到本案，由于GRE、TOEFL考试在中国市场已经扎根，只有通过这样的资格考试才能够出国学习，无奈也罢，这是现实，要想通过这座独木桥就要付出代价。ETS理所当然可以通过授权国内诸如新东方这样的多个英语培训学校使用试题权而赚取利润，而无需亲自在中国设立直接的培训机构，可谓一劳永逸。这种当前国际流行的经营模式值得我国企业借鉴。

法律是理性的，而非情感的。新东方败诉之后不应该打出什么“民族牌”，在新东方控诉ETS垄断的时候，不要忘记事实上新东方已经垄断了国内外语培训的大部分市场份额。经济国际化的结果就是任何人要参与市场的竞争都要遵守市场规则和法律的制约。新东方的败诉是法律的裁判，在法庭上只有法律是主角，道德不起作用。而且，新东方也不是所谓的民族利益的代表，新东方依靠事实上的信息资源的垄断在没有付出其应付的知识产权成本的情况下赚取了巨额利润，一个纯粹的商业行为被扣上了“民族国家”的大帽子，让人感到新东方不能为其违法事实找到一个合法的借口，是“黔驴技穷”的表现。就法说法，法律只相信事实和证据，违法的事实是不能找一个道德的借口来搪塞的。