从“香榭里”案看地产商标的保护

Analysis on the protection against estate trademark---

talk from “ChampsElysees”case

马宁  杨晖

  最近，国内地产商标侵权第一案——“香榭里”侵权案由上海市第一中级人民法院审结，原告深圳美地置业的诉讼请求被驳回[i]。与此同时，国内仍有数起地产商标案处于审理之中[ii]。鉴于地产商标无论是在商标注册还是司法保护中，都存在一些模糊的问题，这无疑不利于地产商标的保护。为此，本文从地产商标的注册、地产商标的规范使用、地产商标专用权及其限制、侵权赔偿数额等实务角度进行分析，以期对厘清相关法律问题有所裨益。

一．         地产商标的注册

我国商标法规定，只要具备显著性、便于识别，申请的商标即可获得注册。按照目前我国商标审查所用的《类似商品和服务区分表》[iii]，与房地产商标最相关的有第36类不动产服务，第37类房屋建筑、修理、安装服务；第19类非金属建筑材料、可移动的非金属建筑物。其中，第19类属于商品领域，第36、37类则属于服务领域。

从字面上来看，第36类和第37类中都没有明确规定商品房的买卖[iv]。但根据国家工商总局商标局在2003年9月就“商品房”如何确定类别问题写给某商标事务所的一份批复中的规定：第19类“非金属建筑物”是指简易的或是可移动的建筑物，不包括“商品房”，在“商品房”建筑销售环节中，建造永久性建筑的服务属于第37类，申报时以“商品房建造”申报；出售“商品房”的服务属于第36类，申报时以“商品房销售服务”申报。由于在实践中商品房的建筑与销售环节连接紧密，因此，房地产企业在申报注册时最好将36类和37类同时申报，以更全面的防止自己的商标被侵权[v]。

但在司法实践中，不同法院对商品房买卖所属服务类别的认识并不一致。审理“香榭里”案的上海法院认为，尽管从字面上看，第36类服务项目中的“住所、公寓”就是楼盘，但它还是属于“服务类商标”，因此 应理解为楼盘提供的服务，如出售、管理等方面的商标权。因此，原告美地置业打着服务商标的名头，维护楼盘商标名不正言不顺。而审理“百家湖”案的江苏高院则认为商品房买卖与第36类不动产服务属类似服务项目[vi]，因此“百家湖”商标在第36类上注册获得的商标专用权即可阻止他人商品房买卖中的商标侵权行为。笔者更倾向于第二种观点。此外，对商品或服务类别理解的争议宜由商标局来做出解释，法院应避免做出与商标局相左的认定。因为商标局是负责商标注册的主管机关，其对商品或服务分类的理解更专业、更具权威性。“香榭里”案法院做出的上述认定实际上与商标局的相关批复是冲突的，这将使得已在第36类上注册地产商标的权利人在维权时处于相当不利的地位。为稳妥起见，实际操作中地产商标最好在36、37类上都进行注册，以避免出现“香榭里”案的尴尬。

二．         地产商标的规范使用

根据我国商标法，商标专用权人有依核准注册的商标标识使用的义务。如果注册后将商标文字或图形改变使用，包括变换使用、附加标记或文字使用等，至少会造成两种消极后果：

1．可能会导致受到商标行政管理部门的行政处罚。根据我国商标法第44条第1款，商标专用权人自行改变注册商标而使用的，由商标局责令其限期改正或者撤销注册商标。

2．将注册商标改变使用不属于对注册商标的实际使用。商标的核心作用在于识别商品或服务的来源，而这种识别能力是离不开长期对商标的实际使用的。如果不实际使用，即使商标设计的再具有创造性，也不会与商品或服务建立关联，对市场交易和消费者都没有任何意义，标识所代表的商誉也无从谈起。况且，在商标侵权诉讼中，商标的实际使用对商标的显著性和知名度判断往往具有十分重要的参考价值。而商标的显著性和知名度又影响着商标是否近似的判断[vii]，真可谓触一发而动全身。因此，只有规范的使用注册的商标才能在商标侵权诉讼中占据主动，地产商标所代表的服务质量、信誉才会受到法律的保护。

三．          地产商标专用权及其限制

正如任何商标权都不是无限制的一样，地产商标的专用权也受到某些条件的限制。我国商标法实施条例第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”实践中，最能体现对地产商标专用权限制的是商标中的地名因素。由于地名属于公有领域中的叙述性词汇，因而其作为商标区别商品或服务的显著性功能相比于臆造商标、暗示商标而言要弱一些，地名商标权利人在行使权利时受到的限制相对要多一些。但这种限制的前提是他人对地名商标中的文字进行使用必须是善意的、正常的，不应造成与地名商标专用权人的商品或服务相混淆的后果[viii]。具体而言，应考虑以下因素： 1．地名商标文字的使用必须有正当的理由。如楼盘坐落的地理位置确实与某一地名商标相关（例如，杭州西湖旁边的地产都可以冠以“西湖”字样）。     2．如果地名商标中的文字属于外国地名，则要看该外国地名的知名度大小。如果外国地名有较高的知名度，则地名商标即使获准注册，其本身的显著性也会得到削弱[ix]，他人有可能正当使用[x]。但如果该外国地名相对一般人较陌生，则属于显著性程度较高的词语，更容易受到保护。当然，法官对这种显著性大小的判断享有一定的自由裁量权，因此会造成很大的不确定性。 因此，考虑到地名商标专用权可能受到的上述限制，房地产商要想更好的利用商标来保护自己的品牌，就应该在商标命名上下功夫，以获得更强的显著性和识别性。文字商标中的核心部分要尽量具有创造性，避免落入俗套。此外，将字号与个别的楼盘名称连在一起进行商标注册更容易增强识别性和防止消费者的混淆，如“万科•城市花园”等。

四．侵权赔偿额的计算

作为不动产的楼盘是一种特殊商品，其销售与普通日常消费品不同。通常，消费者在购房时更注意的是楼盘的地理位置、楼盘质量、舒适程度、周边配套设施、交通便利程度等客观因素, 因此，仅代表一定的识别信息的地产商标在商品房买卖中创造的效益是非常有限的，很难对其做精确的量化。这就导致了侵权人因利用他人的地产商标获得的利益很难查明。因此，侵权赔偿额的计算就只有以被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失作为确定依据或者采用法定赔偿的计算方法。

尽管司法实践表明，被侵权人的损失往往很难查明，但笔者认为在特定的情况下这种损失还是可以计算的。例如，被侵权人曾经有过许可他人使用被侵权商标的经历，如果侵权人是将被侵权人的地产商标作为楼盘名称申报并使用，由于我国目前的楼盘名称审核机制使得楼盘名称在一定地域内具有专用性和排他性，那么被侵权人就无法在同一地域内再次利用其商标进行楼盘开发、销售，这就会直接损害其可获得的经济利益。此时，商标许可使用费就可以作为计算被侵权人因侵权造成的损失的依据。 但是，如果侵权人没有将他人的地产商标作为楼盘名称进行申报，只是在宣传中利用了他人的地产商标。那么，由于真正的地产商标权人仍可以利用其地产商标进行楼盘开发，被侵权所受到的直接损失就很难查明了。 根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条第2款，法定赔偿额的计算应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素。笔者认为，除去上述因素外，侵权行为发生的地点对于法定赔偿额的计算也有很大影响。如果是在同一城市，由于面对的消费者群体往往是同一的或是重叠的，原被告之间的市场竞争就激烈一些，一方市场份额的占据意味着另一方的损失，判决的赔偿数额可能会高一些。相反，如果原被告处于不同省城，其提供经营服务的相关消费者相对稳定，彼此之间的市场竞争就微弱一些，判决的赔偿数额就可能相对少一些。 但是无论哪种情况，法定赔偿数额都不得超过50万元。对于宣传投入巨大的房地产业而言，这样的赔偿额似乎不足以弥补地产商标的宣传成本[xi]。
五．小结

    随着商标在房地产开发、销售中日益受到重视，如何利用注册商标来打造知名房产品牌是一个需要深入研究的课题。目前国内发生的地产商标侵权案件已有数起，但已判决的案件中针对有些问题不同的法院有不同的认识（如商品房买卖究竟应在何种类别的服务上注册才能得到保护），这不利于司法的统一性，应该加以协调。同时，还有一些问题（如地产商标侵权的损害赔偿额）现有的法律、司法解释很难对其加以调整。在目前理论界和司法实践对该类型案件都缺乏深刻认识的情况下，房地产的知识产权保护仍是一个尚待开垦的“处女地”，任重而道远。

（作者单位：上海大学法学院）

注释：  

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[i] http://www.tmrr.com/new/list.asp?id=678, “服务商标管不到楼盘商标”，宋宁华，2004年9月28日访问。

[ii] 如2004年8月发生的“东海花园”商标异地维权案、重庆“天骄”商标案等。

[iii] http://www.21etm.com/wenti/sbf0137.htm，中国商标在线，2004年9月28日访问。
[iv]  第36类包括办公室（不动产）出租、不动产出租、不动产代理、不动产管理、不动产中介、公寓出租、公寓管理、住房代理、住所（公寓）。第37类包括房屋建筑、修理、安装服务。
[v] 孙晓莉: “地产界接受商标注册 切实保护学问多”，中国商标数据库，http://www.86tm.com/news/view.asp?Id=195，2004年10月3日访问。

[vi] 程永顺：《商标权纠纷案件法官点评》，知识产权出版社2004年1月版，第172页。
[vii] 《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条第（三）款：“判断商标是否近似，应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”