浅谈贴牌出口加工中的商标侵权问题

——评美国耐克公司诉嘉兴市银兴制衣厂等侵犯商标专用权一案

（2001）深中法知产初字第55号

【案情简介】

美国耐克国际有限公司（下称“耐克公司”）系在我国注册的第146658号“NIKE”拉丁字母文字商标（下称“NIKE”商标）的商标权人，核定使用商品是53类（商品国际分类是第25类）：运动衣。后耐克公司就“NIKE”商标向海关总署申请了知识产权的备案。2000年8月24日，深圳海关根据原告的申请，扣留了被告浙江省畜产进出口公司（下称“畜产公司”）报关出口至西班牙的NIKE商标男滑雪夹克4194件。耐克公司遂向法院起诉，要求：（1）立即停止侵犯原告商标权的行为；（2）消除侵害结果，并向原告赔礼道歉；（3）向原告赔偿侵权损失50万元；（4）承担本案诉讼费用。

2000年3月至5月间，西班牙CIDESPORT公司（下称“CIDESPORT公司”）委托被告畜产公司和被告浙江省嘉兴市银兴制衣厂（下称“银兴制衣厂”）加工制作NIKE男滑雪夹克，由CIDESPORT公司提供布料、纽扣、挂牌纸以及其他标有NIKE标识的衣物包装胶袋等，由畜产公司负责原材料的进口和服装成衣的报关出口，由银兴制衣厂负责服装的加工制作。

根据西班牙HAARLBM区法庭的认定，1932年“NIKE”商标就在西班牙得到使用。现在该商标的注册商标权人是FLORABERTRANDMARA，注册类别是第25类商品（运动服装）。CIDESPORT公司获得FLORABERTRANDMARA的授权，用西班牙商标NIKE在西班牙从事运动服装制作和批发。

CIDESPORT公司提出：（1）在西班牙，耐克公司没有NIKE商标的注册商标专用权，NIKE商标权由FLORABERTRANDMATA享有。而本案的服装消费者在西班牙，西班牙人不会对由FLORABERTRANDMATA享有商标权并许可答辩人使用的NIKE与耐克公司在中国享有商标权的NIKE产生误认。（2）CIDESPORT公司不存在商标法52条所规定的使用行为。商标只有投入市场才能视为使用，本案商品的消费市场是西班牙，在中国没有使用。（3）本案商品不在中国市场销售，因此CIDESPORT公司的行为没有给耐克公司造成损害，按照侵权行为构成的要件看，CIDESPORT公司的行为也不构成侵权

银兴制衣厂提出：银兴制衣厂的代工行为有商标权人的授权，商标标识由商标权人提供，服装加工完成后全部销往西班牙，而在西班牙耐克公司不是商标权人。银兴制衣厂在本案中主观上没有侵权故意，客观上因为服装被海关查扣，也没有给原告造成损害，如果涉及到侵权，也因为外方授权引起，银兴制衣厂也应当免责。

【法院判决】

深圳中院认为“西班牙CIDESPORT公司在西班牙对NIKE商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权，具有地域的特性，在中国法院拥有司法权的范围内，原告取得NIKE商标的专有使用权，被告在未经原告许可的情况下，就不得以任何方式侵害原告的注册商标专用权。……三被告在本案的侵权行为中主观上有意思上的联络，行为上有明确的分工，共同构成一个完整的行为……”

法院判决：

一、被告西班牙CIDESPORT公司、浙江省畜产进出口公司和浙江省嘉兴市银兴制衣厂立即停止侵害原告美国耐克国际有限公司NIKE商标权的行为。销毁侵权标识或者侵权物。
　　二、被告西班牙CIDESPORT公司于本判决生效后10日内向原告美国耐克国际有限公司分别各自赔偿侵权损失人民币20万元；浙江省畜产进出口公司和浙江省嘉兴市银兴制衣厂于本判决生效后10日内向原告美国耐克国际有限公司分别各自赔偿侵权损失4万元和6万元；被告西班牙CIDESPORT公司对浙江省畜产进出口公司和浙江省嘉兴市银兴制衣厂的本案赔偿责任承担连带责任。
　　三、驳回原告的其他诉讼请求。

【案件点评】

本案系一起国内贴牌代工的企业，在获得国外客户授权生产贴有国外注册商标的产品，从而侵犯国内注册商标权利人的商标权的案件。本案在以下三个方面值得探讨：

一、贴牌出口加工中商标权的冲突

本案中，虽然CIDESPORT公司拥有合法的西班牙NIKE商标的使用权，所有的侵权产品也均发往西班牙，仅在西班牙销售，但因其生产加工地在我国，依然被判决侵犯了耐克公司在我国注册的NIKE商标专用权。如判决书中所称“商标权作为知识产权，具有地域的特性”，在非驰名商标的情况下，西班牙NIKE商标在我国显然不受《商标法》的保护。

从深圳中院判决依据的《商标法》第52条第1项来看“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；”。

本案中商标使用的商品无疑是同一类，均是NIKE商标核定使用的商品类别，53类（商品国际分类是第25类）：运动衣，本案中被告使用的NIKE商标与耐克公司所持有的NIKE商标是相同。那么两者是否就是我国《商标法》意义上的“相同商标”呢？笔者认为并不尽然。

根据2002年最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第10条规定“人民法院依据商标法第五十二条第（一）项的规定，认定商标相同或者近似按照以下原则进行：（一）以相关公众的一般注意力为标准；……”对于贴牌出口加工的产品来说，产品的销售范围不在国内，相关公众应当认定为产品进口国，我国并无司法管辖权。此外既然产品不在国内市场销售，国内的公众也不可能会误认产品的来源，也不可能造成混淆。

因此笔者认为，我国商标法意义上的“相同商标”不仅仅要从视觉上来认定，更应当考虑“相关公众的一般注意力”，而其中“相关公众”的范围界定必须准确，否则我国注册商标专用权的保护范围将有所扩大。

二、侵权赔偿金额的认定

《商标法》第五十六条规定“侵犯商标专用权的赔偿数额，为侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益，或者被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失，包括被侵权人为制止侵权行为所支付的合理开支。前款所称侵权人因侵权所得利益，或者被侵权人因被侵权所受损失难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五十万元以下的赔偿。”一般来说，商标侵权案件中，因举证困难，一般法院都会根据“法定赔偿”来判处赔偿金。

对于本案而言，“被侵权人在被侵权期间因被侵权所受到的损失”中除合理开支外，其他的损失显然难以举证证明，而“侵权人在侵权期间因侵权所获得的利益”则有迹可循。

2002年最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第14条规定“商标法第五十六条第一款规定的侵权所获得的利益，可以根据侵权商品销售量与该商品单位利润乘积计算；该商品单位利润无法查明的，按照注册商标商品的单位利润计算。”因为侵权产品为出口产品，故侵权产品的出口数量是可查的，这就为涉及贴牌出口加工产品的商标侵权案件提供了一个打破“法定赔偿”的途径。

此外，对于涉及贴牌出口加工产品的商标侵权案件，哪怕在只能适用“法定赔偿”的情况下，也应当与其他类型的商标侵权案件予以区分。2002年最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条第2款规定“人民法院在确定赔偿数额时，应当考虑侵权行为的性质、期间、后果，商标的声誉，商标使用许可费的数额，商标使用许可的种类、时间、范围及制止侵权行为的合理开支等因素综合确定。”在侵权产品没有在国内市场销售的情况下，显然对于权利人在国内的商标专用权的侵权严重程度不大的，对其在国内的品牌商业价值的负面效应也想到有限。在这种情况下，人民法院适用“法定赔偿“时应当充分考虑“贴牌出口加工”这一行为的特殊性，及侵权的情节和影响，综合地来考量侵权赔偿金额。

三、贴牌加工企业的需要注意的问题

本案中，CIDESPORT公司向银兴制衣厂出示了合法的商标使用权证明，产品的关键原材料也由CIDESPORT公司提供，银兴制衣厂依然被判侵犯了原告的商标专用权。这就给我国广大贴牌加工企业提供了“前车之鉴”。商标权有地域性，即便是贴牌生产他人有合法商标权来源的产品，贴牌加工企业也应当对授权的商标进行初步的审查，对于明显侵犯驰名商标的代工行为，应当及时防范。对于无法确认的情形，也应当与外商进行确认，相关因侵权造成的损失由外商承担。

作者：上海市协力律师事务所  祝筱青律师