中华人民共和国北京市第一中级人民法院

行 政 判 决 书

（2006）一中行初字第407号 

 原告日本国株式会社双叶社，住所地日本国东京都新宿区东五轩町3番28号。

  法定代表人诸角裕，董事长。

  委托代理人黄义彪，北京市万慧达观勤律师事务所律师。

  委托代理人黄晖，北京市万慧达知识产权代理有限公司律师、商标代理人。

  被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区三里河东路8号。

  法定代表人侯林，主任。

  委托代理人黄丽，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。

  委托代理人刘国栋，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。

  第三人响水县世福经济发展有限公司，住所地江苏省响水县城滨江路步行街1号楼5单元。

  法定代表人乔春勤，董事长。

  委托代理人王正龙，江苏盐城写真律师事务所律师。

  原告日本国株式会社双叶社（简称双叶社）不服被告中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）于2005年12月30日作出的商评字〔2005〕第4642号《关于第1033444号“蜡笔小新”商标争议裁定书》（简称第4642号裁定），于法定期限内向本院提起行政诉讼。本院于2006年3月9日受理后，依法组成合议庭，并通知响水县世福经济发展有限公司（简称响水世福公司）作为本案第三人参加诉讼，于2006年5月25日对本案公开开庭进行了审理。原告双叶社的委托代理人黄义彪、黄晖，被告商标评审委员会的委托代理人黄丽、刘国栋，第三人响水世福公司的委托代理人王正龙到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

  第4642号裁定系商标评审委员会针对双叶社就注册人为响水世福公司的第1033444号“蜡笔小新”商标（简称争议商标）提出的撤销申请作出的。在该裁定中，涉及如下问题：一、针对双叶社以争议商标的注册侵害其著作权为由提出的撤销注册申请，商标评审委员会认为，双叶社于2005年1月26日向商标评审委员会提出争议裁定申请，是在修改后的《中华人民共和国商标法》（简称商标法）实施后依据新商标法有关规定申请争议裁定，本案应适用现行商标法有关规定进行审理。现行商标法第四十一条第二款规定，对违反该法第三十一条规定的，自该商标注册之日起五年内，商标所有人或利害关系人可以请求撤销该注册商标。可见，对已经注册的商标，以第三十一条规定申请撤销的期限限定为五年。本案争议商标取得商标专用权时间为1997年6月21日，双叶社于2005年1月26日对该商标提出争议时争议商标注册已近八年，超出了五年的法定期限。双叶社主张本案中提起争议裁定申请的五年期限，应从现行商标法实施之日起算的复审理由不成立。双叶社依据商标法第三十一条提出的撤销争议商标的理由因超出法定期限，其该项评审请求应予以驳回。二、针对双叶社以争议商标的注册构成对其“蜡笔小新”文字和图形未注册驰名商标的复制和摹仿为由提出的撤销注册申请，商标评审委员会认为，争议商标于1997年在中国大陆获得注册，当时双叶社的“蜡笔小新”商标在中国大陆尚未申请注册。根据现行商标法第十三条第一款之规定未在中国大陆注册但请求特别保护的商标，须在争议商标未注册前就已在相同或类似商品上成为驰名商标。根据双叶社提供的证据，虽然早在1994年、1995年开始开发“蜡笔小新”授权产品，将“蜡笔小新”卡通形象用于开发、制造玩具、文具、服饰等商品，并在日本、中国台湾、香港市场有一定影响，但中国大陆关于双叶社的“蜡笔小新”漫画与商品的报道主要发生于2003年，双叶社未能证明“蜡笔小新”商标在争议商标注册前，双叶社的“蜡笔小新”商标已在第25类争议商标核定使用的商品上为中国大陆消费者熟知，成为驰名商标。双叶社以商标法第十三条第一款的规定撤销争议商标注册的主张不成立。三、针对双叶社以争议商标的注册属于以欺骗手段或其他不正当手段取得注册为由提出的撤销注册申请，商标评审委员会认为，商标法第四十一条第一款所指的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”既包括商标注册人在申请注册的时候，以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册的行为，也包括基于进行不正当竞争、牟取非法利益的目的，恶意进行注册的行为。后一种行为，主要是指商标注册人明知他人或应知他人的商标而申请注册。双叶社提交的证据可以显示其 “蜡笔小新”商标在日本、中国港台地区有一定知名度，但其知名度并不当然及于中国大陆地区。双叶社未能证明在争议商标注册前，其“蜡笔小新”商标在中国大陆市场已经使用，并在相关消费者中有一定知名度，争议商标原注册人是在明知或应知他人商标的情况下恶意申请注册争议商标。双叶社提交的争议商标原注册人在其他类别上注册“蜡笔小新”商标并转让他人及其抢注他人知名商标的证据，难以证明争议商标原注册人在申请注册本案争议商标时具有恶意。双叶社依据商标法第四十一条第一款的规定撤销争议商标注册的主张缺乏事实根据，该主张不成立。此外，关于响水世福公司述称双叶社不具备申请争议的主体资格的问题，《蜡笔小新》系双叶社拥有著作权的漫画作品，尽管双叶社并未在中国大陆注册“蜡笔小新”文字及图商标，但其以在先拥有的著作权和其在中国未注册的驰名商标提出争议，符合商标法第四十一条第二款关于商标所有人或利害关系人的规定，响水世福公司的此条陈述理由不成立。综上，商标评审委员会根据商标法第十三条第一款、第三十一条、第四十一条第一款、第二款和第四十三条的规定裁定对响水世福公司注册的争议商标予以维持。

  原告双叶社不服，向本院提起行政诉讼称：一、商标评审委员会认为我社提出争议申请已经超过法定期限的观点不能成立。争议商标的注册日为1997年6月21日，根据当时适用的1993年商标法第二十七条第一款以及1993年《中华人民共和国商标法实施细则》第二十五条的规定，对已注册商标提起争议并没有时间的限制。本案涉及到新旧两版商标法的适用这一特殊情况，不能仅仅因为对旧法的修改，而将我社本可争取权益的时间缩短，相反使第三人依旧法本属恶意注册应予撤销的权利得以稳固。即使适用修改后的商标法，注册商标争议提起的“五年期限”的起算日应当自修订后的商标法施行之日，即自2001年12月1日起统一起算，而不应该机械地从法条上所规定的注册之日起算。在我社“蜡笔小新”著作权已经被确认的情况下，响水世福公司将“蜡笔小新”注册为商标，其行为已经损害了他人现有的在先权利，依法应当予以撤销。二、争议商标已构成就相同或类似商品对我社未在中国注册的驰名商标的复制和摹仿，应予撤销。商标评审委员会未认定“蜡笔小新”为驰名商标，应属不当。我社对“蜡笔小新”系列商标在日本、韩国、香港、台湾等地进行了广泛注册。在中国大陆地区，我社不仅将“蜡笔小新”作为漫画书籍出版，同时还将其制作成动画片和剧场作品VCD和DVD，也具有广泛的知名度。我社还将“蜡笔小新”形象广泛的使用在文具、玩具、书包、服装、泡泡糖、零食等商品上和手机的各种服务上。鉴于“蜡笔小新”动画及漫画的知名度，“蜡笔小新”及“蜡笔小新”形象在中国消费者中具有了极高的知名度，应被作为驰名商标予以保护。争议商标与我社在先使用的“蜡笔小新”图形商标完全相同，商品类似，构成对我社驰名商标在类似商品上的复制。三、争议商标的注册具有明显恶意，已构成对我社未在中国注册的驰名商标的恶意抢注。争议商标的原注册人为广州市诚益眼镜公司，2004年4月该公司将争议商标转让给响水世福公司。争议商标原注册人不仅非法注册了本案的争议商标，还在第9、16、18、25和28类等多个类别注册了共计9件侵犯我社“蜡笔小新”图样和文字权利的商标，并将其中部分商标转让给他人，非法获利，具有明显的恶意。争议商标原注册人不仅抢注了我社“蜡笔小新”系列商标，还注册了近50件他人的知名商标。争议商标原注册人是一家长期从事抢注他人商标权进行不正当竞争的公司，其抢注我社“蜡笔小新”系列商标的行为恶意明显。原告据此请求法院撤销第4642号裁定，并判令商标评审委员会撤销争议商标。

  被告商标评审委员会辩称：一、双叶社以争议商标的注册损害其著作权为由提出争议申请已超过五年的法定期限。争议商标注册于1997年6月，但双叶社提起争议裁定申请是在2005年1月，是在现行商标法实施后发生的行为，应适用现行商标法相关规定审查其提起争议的时限，不存在法律溯及力的问题。商标争议时限如何起算应适用现行商标法、《国家工商行政管理总局商标评审规则》的相关规定。二、双叶社的“蜡笔小新”商标在争议商标申请注册时未成为相关商品上的驰名商标。争议商标申请注册于1996年，指定使用于国际分类第25类服装等商品，当时双叶社的“蜡笔小新”商标尚未在中国注册。适用商标法第十三条第一款规定的前提是，双叶社的“蜡笔小新”商标在争议商标申请注册前在中国大陆已成为第25类服装等商品上的驰名商标。但双叶社并没有提供在争议商标注册前，其“蜡笔小新”商标在中国大陆使用、宣传并为中国相关公众广为知晓的相关证据，因此，不能认定在争议商标申请注册前，双叶社的“蜡笔小新”商标已为中国大陆消费者熟知，成为驰名商标。《蜡笔小新》虽然是著名的漫画作品，但双叶社在中国大陆并没有将其作为商标广泛使用于市场，从而建立“蜡笔小新”品牌的知名度，形象的知名度并不代表商标的知名度。三、双叶社称争议商标的注册具有明显恶意的主张缺乏充分证据，争议商标注册未构成恶意抢注行为。判定商标注册行为是否为恶意抢注行为，关键在于判断商标注册人是否明知或应知他人的商标而申请注册。双叶社提交的证据不能证明争议商标的原注册人是在明知或应知双叶社“蜡笔小新”商标的情况下恶意申请注册争议商标。争议商标原注册人抢注其他知名商标及在其他类别上注册“蜡笔小新”商标并转让他人的行为，都难以直接证明争议商标原注册人在申请注册本案争议商标时具有恶意。第