中华人民共和国北京市高级人民法院  

行政判决书  

（2005）高行终字第111号  

 上诉人（原审被告）国家工商行政管理总局商标评审委员会，住所地北京市西城区三里河东路8号。  

  法定代表人侯林，主任。  

  委托代理人吴新华，国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。  

  委托代理人臧宝清，国家工商行政管理总局商标评审委员会干部。  

  上诉人（原审第三人）陈文敏，男，1949年9月30日出生，台湾省台南市人，暂住北京市朝阳区惠新东街23号元立大厦7031房间。  

  委托代理人马一德，北京市中兆律师事务所律师。  

  上诉人（原审第三人）杭州上岛咖啡食品有限公司，住所地浙江省杭州市江干区艮山东路128号。  

  法定代表人金梅央，总经理。  

  委托代理人马一德，北京市中兆律师事务所律师。  

  委托代理人卢伟业，男，汉族，1972年8月12日出生，该公司副总经理，住浙江省杭州市滨江区浦沿镇之江花园之泰径7号401室。  

  被上诉人（原审原告）上海上岛咖啡食品有限公司，住所地上海市嘉定区复华高新技术园区申裕路。  

  法定代表人游昌胜，董事长。  

  委托代理人王涛，北京市大禹律师事务所律师。  

  上诉人国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）因商标行政纠纷，不服北京市第一中级人民法院（2004）一中行初字第686号行政判决，向本院提起上诉。本院2005年3月13日受理本案后，依法组成合议庭，于2005年5月10日公开开庭进行了审理。上诉人商标评审委员会的委托代理人吴新华、臧宝清，上诉人陈文敏及其委托代理人马一德，上诉人杭州上岛咖啡食品有限公司（简称杭州上岛公司）的委托代理人马一德、卢伟业，被上诉人上海上岛咖啡食品有限公司（简称上海上岛公司）的法定代表人游昌胜、委托代理人王涛，到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。  

  杭州上岛公司和陈文敏就上海上岛公司受让的、由天津广泰国际工贸有限公司（简称广泰公司）申请注册的第1207183号“上岛及图”商标（简称争议商标）向商标评审委员会提出撤销申请。商标评审委员会依据《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第三十一条、第四十一条第二款及第四十三条之规定裁定：陈文敏和杭州上岛公司对上海上岛公司的第1207183号“上岛及图”商标所提争议理由成立，争议商标予以撤销。上海上岛公司不服，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。  

  北京市第一中级人民法院判决认定,1987年8月陈文敏在台湾获得“上岛及图”注册商标。1997年7月10日，广泰公司就与陈文敏在台湾注册的“上岛及图”商标同样的标识向国家工商行政管理总局商标局（简称国家商标局）提出商标注册申请，该商标于1998年9月14日被核准注册。1998年3月26日，游昌胜与内地公司合资成立海南上岛公司，陈文敏曾任该公司总经理。1999年5月28日，经国家商标局核准，广泰公司将“上岛及图”商标转让给海南上岛公司。2000年7月29日，海南上岛公司召开董事会，同日签订“上岛咖啡注册商标转移协议”，该协议上有陈文敏签字。2001年8月11日，上海上岛公司成立，该公司系游昌胜等台商与内地企业合资开办。2002年5月30日经国家商标局核准，海南上岛公司将“上岛及图”注册商标转让给上海上岛公司。2003年3月19日，陈文敏与杭州上岛公司签订了许可协议，许可杭州上岛公司使用“上岛图案”美术作品，陈文敏保证不向任何第三方授予许可使用“上岛图案”的权利。2003年9月19日，杭州上岛公司和陈文敏共同向上海市第二中级人民法院提起诉讼，认为上海上岛公司将“上岛图案”作为商标使用，侵犯了杭州上岛公司和陈文敏的著作权。上海市第二中级人民法院作出（2003）沪二中民五（知）初字第192号民事判决（简称第192号判决）认定，杭州上岛公司和陈文敏所谓“上岛图案”美术作品被注册为商标以及转让，未经著作权人陈文敏许可的说法，未得到相应的证据支持。陈文敏完全了解“上岛图案”美术作品已用于30类商品商标注册，也同意将相关注册商标转让给上海上岛公司。  

  北京市第一中级人民法院认为，“上岛图案”属于《中华人民共和国著作权法》（简称著作权法）保护的美术作品，陈文敏为“上岛图案”的作者，对该作品享有著作权。杭州上岛公司经过陈文敏的许可，作为该作品的排他使用者，其依据合同取得的权利亦受法律保护。虽然著作权法第二十四条规定，使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同。但不能由此得出，没有订立书面合同，就否定许可法律关系的存在。陈文敏在争议商标提出注册申请之前，已经与内地企业约定成立海口上岛咖啡店，可以推定其有在合作投资的企业使用“上岛”商标的意思表示。虽然上海上岛公司提供的证据不能证明广泰公司申请注册争议商标的行为得到了陈文敏的书面形式的授权，但是，广泰公司于海南上岛公司成立之后将该商标转让给海南上岛公司，海南上岛公司授权他人使用争议商标，在上海上岛公司成立之后，又将该商标无条件转让给上海上岛公司，陈文敏作为海南上岛公司的总经理、董事会议的参加者以及商标转让的受益者，其不仅知晓争议商标的转让事实，而且积极促成了争议商标的使用和转让，由此可以证明争议商标的注册得到了陈文敏的认可，没有损害陈文敏享有的在先权利。商标评审委员会、杭州上岛公司和陈文敏主张商标注册行为和使用行为是不同性质的行为，但商标注册行为与在后的使用行为存在着前后联系，不能人为地将其区分为两个不同性质的法律行为。对于商标使用行为的认可，必然意味着对于之前的商标注册行为的追认。商标评审委员会在上海市第二中级法院生效判决已经确认争议商标的注册和使用没有侵犯陈文敏的著作权的情况下，对于上海上岛公司提供的证据没有做出正确的认定，错误地认定争议商标的注册侵犯了陈文敏的著作权，其基于此对争议商标予以撤销的结论也必然是错误的。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目、第2目之规定判决：（一）撤销国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字〔2004〕第3135号《关于第1207183号“上岛及图”商标争议裁定书》；（二）维持第1207183号“上岛及图”商标继续有效。  

  商标评审委员会、杭州上岛公司和陈文敏均不服一审判决，分别上诉至本院。  

  商标评审委员会的上诉理由是：1、陈文敏在参与海南上岛公司经营期间没有对争议商标的注册问题提出争议，并不意味着其对广泰公司的注册行为的追认。2、已经生效的法律文书并非天然合理的，如果有充分证据证明生效裁判中认定的事实有误，理应予以纠正。请求二审法院撤销一审判决，维持商标评审委员会作出的商评字[2004]第3135号关于“上岛及图”商标争议裁定书（简称商评字[2004]第3135号裁定）。  

  杭州上岛公司和陈文敏的上诉理由是：1、一审法院混淆了商标注册与商标转让行为的区别，改变了对具体行政行为的法定审查范围，超越了行政审判权。2、一审法院混淆了基本的法律概念，篡改了不同法律主体的不同性质的民事行为。第一，陈文敏当时作为海南上岛公司的总经理，其参与商标转让是一种履行职责的行为，一审法院并无证据证明陈文敏在履行职责时对自己的著作权作出了许可他人使用的意思表示。第二，本案争议商标的转让是对既存商标专用权的转让，陈文敏作为著作权人，既不能对抗这种转让行为，也不可能影响这种民事行为的实施。陈文敏只能通过商标注册不当的评审程序维护自己的著作权。上海上岛公司认为陈文敏对涉及自己著作权的商标的转让没有异议以及一审法院认为陈文敏认可了争议商标的注册，是对现行法律制度的无视。第三，“知道”和“许可”在法律上具有截然不同的含义。陈文敏知道上海上岛公司使用自己的美术作品，并不等于许可其美术作品被非法注册为商标。一审法院在涉及本案争议商标的注册是否损害了陈文敏著作权这一关键问题的认定错误，导致判决错误。因此，请求二审法院撤销一审判决，维持商标评审委员会的裁定。上海上岛公司服从一审判决。  

  经审理查明：1997年7月10日，广泰公司就“上岛及图”商标（即争议商标）向国家商标局提出注册申请，该商标于1998年9月14日核准注册于国际分类第30类“咖啡、咖啡饮料、如奶咖啡饮料、可可产品、茶糖”等商品，注册号为1207183,注册有效期自1998年9月14日起至2008年9月13日止。  

  1986年11月25日，陈文敏向台湾“智慧财产局”申请注册“上岛及图”商标，该商标于1987年8月予以注册公告。  

  1997年6月5日，海南唐城房地产开发有限公司与陈文敏订立合作协议书，双方约定合作投资成立“海口上岛咖啡店”  

  1998年3月26日，游昌胜与内地公司合资成立海南上岛公司。自公司成立至2000年4月，陈文敏任该公司的总经理。1999年5月28日，经商标局核准，广泰公司将“上岛及图”商标转让给海南上岛公司。  

  2000年7月29日，海南上岛公司召开董事会，议题包括上岛咖啡商标注册转让事宜，同日签署的“上岛咖啡注册商标转移协议”载明：“原上岛农业开发有限公司登记注册的商标，在上海公司（由原受益股东）注册完毕之后，无条件地转移至新的公司。”游昌胜在转移人和受益人处均有签名，陈文敏在受益人一栏内签字。2001年8月11日，上海上岛公司成立，该公司系游昌胜等台商与内地企业合资开办，陈文敏既不是该公司股东，也未在该公司任职。2002年5月30日经商标局核准，海南上岛公司将“上岛及图”商标转让给上海上岛公司。  

  2003年3月19日，陈文敏与杭州上岛公司签订了许可协议，许可杭州上岛公司使用“上岛图案”美术作品，陈文敏保证不向任何第三方授予许可使用“上岛图案”的权利。