上海杏灵科技药业股份有限公司所拥有的“杏灵”注册商标(以下简称争议商标)申请注册日为1998年1月9日,杏灵公司获得国家药品监督管理局(简称国家药监局)批准生产一种名称为“杏灵颗粒”的新药,试产两年,2000年正式投入生产,2002年12月16日该新药获得新药药品正式标准。国家药监局出具的相关文件表明,杏灵公司自1998年开始生产新药,名称一直为“杏灵颗粒”,该名称作为药品名称被列入国家药品标准。
2004年5月13日,孙哲峰就争议商标提起撤销申请,理由是争议商标被用于杏灵公司生产的药品“杏灵颗粒”名称中,而该名称早已被列入1998年1月9日国家药监局批准的国家药品标准中,属于药品通用名称,依据《药品管理法》的相关规定,药品通用名称不得用于商标注册。2009年12月14日,商标评审委员会根据孙哲峰的申请对争议商标作出撤销的裁定。
上海市协力律师事务所游闽键律师在接受杏灵公司的委托后,经过详细的案情调查发现:一、“杏灵”商标作为药品名称“杏灵颗粒”的一部分,完全不符合《药品通用名称的命名原则》有关药品通用名称的命名规范,不应认定为是药品通用名称“杏灵颗粒”的构成部分。2000年4月29日,杏灵颗粒被不当地收入药品标准,在此之前,杏灵公司一直将“杏灵”作为商标使用。应当纠正“杏灵”作为药品名称“杏灵颗粒”的组成部分问题,而不应撤销该争议商标。二、“杏灵颗粒”是杏灵公司自己命名的,与一般通用名称存在差别,“杏灵”本身并非药品通用名称,其作为商标并不影响显著性。三、杏灵公司对“杏灵”商标的使用长达10年之久,知名度高,享有市场声誉,早已在消费者和业内产生了识别性,能够指示商品来源,已经获得商标的显著性,应当维持该商标,商标评审委员会未考虑该使用事实作出撤销争议商标的裁定是错误的。
商标评审委员会认为,“杏灵颗粒”属于国家药品标准规定的药品通用名称,已为上述证据所证实,依据《药品管理法》第五十条的规定,药品通用名称不能用于商标注册。杏灵公司称,根据国家药监局发布的《药品通用名称命名原则》(二)中药通用名称命名4.中成药命名规定,单味制剂一般应采用中药材、中药饮片或中药提取物加剂型命名。例如“银杏叶片”,属于中药材“银杏叶”加剂型“片”, “杏灵颗粒”按照上述规定不符合中药药品命名要求,应当通过相关部门撤销“杏灵颗粒”药品名称。
在诉讼程序中游闽键律师为证明其经过对“杏灵”标识的长期使用,已使“杏灵”取得了作为商标的显著识别特征,向北京市一中院提交了大量的获奖荣誉证书,包括2007年《上海市著名商标证书》、交易发票、上海市广告费票据及广告费明细单、2003年-2005年的会计统计报表等证据。为支持其诉讼主张,游闽键律师还提交了“三九胃泰”商标详细信息及国家药监局网上查询的药品名称记录,用以证明“三九胃泰”作为中药药品名称,同时也是注册商标,与本案情况相同,认为商标评审委员会对于同样情况执法结果却不一致。 一审法院审理后认为:被告商标评审委员会作出的撤销裁定主要证据不足,依法应予撤销。商评委不服北京市一中院的判决,上诉到北京市高级人民法院,高院经审理后认为一审法院判决认定事实清楚,适用法律正确,程序合法。驳回商评委的上诉,维持原判。至此,持续了两年多的杏灵商标行政纠纷案终于尘埃落定。
诉争商标是否属于通用名称,一般以提出商标注册申请时的事实状态为准。依据《药品管理法》第三十二条及第五十条的规定,国务院药品监督管理部门颁布的《中华人民共和国药典》和药品标准为国家药品标准,列入国家药品标准的药品名称为药品通用名称。已作为药品通用名称的,该名称不得作为药品商标使用。根据《新药转正式生产批件》及后附“杏灵颗粒”标准(试行)及其说明书、《国家药品标准(新药试生产转正式标准)颁布件》及后附“杏灵颗粒”国家药品标准及其说明书可以证明“杏灵颗粒”属于中药药品通用名称,但是,根据国家药监局2002年12月16日批准给杏灵公司的《国家药品标准(新药试生产转正式标准)颁布件》,以及该文件后附的“杏灵颗粒”国家药品标准及其说明书所示情况,“杏灵颗粒”正式具有法律确定意义上的中药药品名称的时间是2002年12月16日,且准予实施日期为2003年2月16日,而根据争议商标的商标档案记载,争议商标“杏灵”的申请注册时间是1999年2月8日,核准注册时间是2000年7月7日,此时“杏灵颗粒”作为原告申请生产的新药名称并未被收录到药典中,因此,争议商标在被核准注册之前,“杏灵颗粒”并未成为药品的通用名称,争议商标不具有《商标法》第十一条第一款第(一)项规定的不得予以注册的情形。