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【域外传真】域外传真 | 官宣:8月3日起申请美国商标需要委托美国律师
2019-07-29 09:32:46
美国时间7月2日上午,美国专利商标局(USPTO)宣布一项商标新规,要求非美国商标申请人,注册人以及商标审判和上诉委员会的诉讼当事人,必须由在美国获得执业许可的律师代理处理在USPTO的所有商标事宜(包括商标申请、驳回复审、异议等)。

 

新规要求适用于所有永久合法居住地或主要营业地点在美国境外的商标注册申请人和当事人。另外,商标注册申请人须确保美国代理律师具有良好的信誉,并且能够提供律师资格的相关证明材料。这一新规定将于2019年8月3日生效。

(截图来自美国专利商标局官网)

 

美国专利商标局负责知识产权事务的副秘书长兼局长Andrei Iancu表示:“企业通过美国商标注册对其品牌做出重要的法律决策。为了保持注册的准确性和完整性,为了所有用户的利益,美国专利商标局必须有适当的手段来强制所有申请人和注册人遵守法律,这条新规是打击欺诈性申请的重要一步。”商标专员Mary Boney Denison表示:“世界上许多其他国家几十年来一直有这样的规定。我们相信这一新规将有助于申请质量。”

 

新规TIPS

 

1.外国商标注册申请人在美国注册商标该怎么办?

如果您是外国居民,您需要让获得美国律师执业资格的律师向USPTO提交与商标相关的文件、意见书等。此要求也适用于所有加拿大商标注册申请人和当事人。

 

 

2.何为“外国居民”?

所有永久合法居住地或主要营业地在美国境外的商标申请人、注册人和当事人。

 

3.外国商标注册申请人是否可以在没有美国律师的情况下向 USPTO 提交申请?

一般来说,没有。

 

您需要让获得律师执业资格的美国律师代理提交:

1.商标电子申请系统(TEAS)Plus 申请表。

2.所有与申请、注册相关的 TEAS 意见表交。

3.以纸件形式提交的意见书或使用商标审判和上诉电子系统(ESTTA)提交的材料均受相同要求的约束。

 

 

4. 如果我的提交早于新规生效之前怎么办?

(1)商标申请和注册

如果您已于新规生效之前向USPTO递交了商标申请,如果不是由美国执业律师代理的,仍能够提交。但是,如果USPTO在新规生效之前发布了异议程序,您在新规生效后作出答辩回应的,则需要指定一名美国执业律师进行代理商标事宜。

 

(2)商标审判和上诉

对于在诉讼期间的没有找美国律师代理的当事人,委员会将暂停诉讼程序,并要求您找一名美国律师代理您处理相关诉讼事宜。

 

5.对美国执业律师的影响是什么?

美国执业律师代理国外申请人案件,须先审核该案件是否有出于不正当目的的虚假、欺诈行为。美国执业律师须亲自签收代理文件和与代理人之间的沟通信件。如果美国执业律师违反执业行为规则,协助国外商标申请人的虚假、欺诈行为,将会受到相关行政处罚。

 

为什么要修改商标注册规制?

 

2019年2月15日,美国专利商标局提出申请美国商标需要委托美国律师的提案,并公开征求意见。2019年7月2日美国专利商标局宣布该项提案将会于2019年8月3日正式实施。该项新规出台的原因,USPTO官方表示,随着美国经济多元化的发展,经济实力的增强,外国商标申请大量涌入,尤其是与美国境内申请者数量相比。(见下图)

 

*数据截止到20181012

 

企业依靠美国商标注册来让自己的品牌获得法律上的保护。为了维护美国商标注册的完整性和准确性,为了维护商标权利人的利益,USPTO须采取适当的强制性手段。再加上USPTO发现越来越多的外国商标申请人的虚假、欺诈行为时有发生,这些虚假的文件或者申请书往往是由外国申请人个人以及代理机构提交的,由此给美国商标事项监管带来很大困难。为了使USPTO有效监管外国商标申请人遵守相关法律以及处理文件符合法定要求,推出此项规定。该项规定的出台旨在维护美国商标注册的完整性,改善商标申请人、注册人和当事人正确遵守美国商标法和USPTO规则,减少或避免外国申请人因签名和使用声明不当等原因而导致商标失效的问题。

新规主要内容


I.商标注册应诚信

 

商标注册应准确反映其指定商品或服务的商标在美国商业市场中实际使用。USPTO通过保护企业加强自身品牌和相关投资业务为美国商业经济发展发挥着重要作用。公众可以依靠登记来确定商标是否已使用或注册。

 

II.强制遵守美国法定和监管要求

 

要求有资格的美国律师代理也是必要的,以强制所有外国申请人、注册人和各方遵守美国在商标问题上的法定和监管要求。它不仅将帮助USPTO努力改善和维护美国商标注册的完整性,而且还将确保外国申请人、注册人和各方只得到受USPTO纪律规则约束的授权从业人员的协助。

 

III.法规变化

 

1.对代理的要求

要求非美国商标申请人,注册人以及商标审判和上诉委员会的诉讼当事人,必须由在美国获得执业许可的律师代理处理在USPTO的所有商标事宜(包括商标申请、驳回复审、异议等)。

 

这一要求界定了居住地或主要营业地,与许多其他国家目前存在的要求相似,如中国,巴西,日本,韩国以及欧盟知识产权局,都对申请人的住所提出要求。要求合格的执业律师代表居住地或主要营业场所不在美国境内的申请人和注册人去申请,这是解决日益严重的外国申请人未能遵守美国法律法规的有效工具。马德里商标申请也须遵守必须由美国律师代理的规定,除非相关申请满足所有法律手续,首次审查后即适宜公布。

 

2. 已授权的代理人需提供律师信息

已授权的代理人必须提供其律师信息(包括其具有良好的信誉,并且能够提供律师资格的相关证明材料。)该规定要求美国律师必须在美国五十个州中的至少一个州、哥伦比亚特区、联邦或者美国领土内具有生效的法律执业资格。

 

3.相互承认规则

USPTO可以与各国商标局达成互惠共识,允许那些声誉良好的外籍商标代理律师代理本国申请人申请美国商标。但规则还要求,若是代表申请人处理商标诉讼业务,还是需指定一名合格的美国律师为代表,与官方机构沟通并处理相关业务。新规将取消现有的加拿大商标律师及代理人的相互承认,但目前已确认有资格在USPTO执业的律师除外。

 

IV.聘请美国律师的费用

 

按照美国专利商标局的要求聘请合格的美国律师代理商标业务,必然要支付更高的费用。费用上升包含申请、答复审查意见,答复异议等方面。美国专利商标局也表示,遵守这一规则将直接导致商标费用的增加。

 
 

结语

 

伴随我国企业国际竞争力不断增强,越来越多的中国品牌走向世界。此次新规将对不少旨在进军美国市场以及商标海外维权的中国企业造成一定的影响。商标作为一项无形资产,为企业带来巨大商业价值,是企业商誉的重要载体,也是企业在市场中的竞争工具。各大企业需提高知识产权保护意识,及时针对新规调整企业商标战略,从而防止商标抢注导致后续损失扩大,保护企业在美国市场的商业利益,同时应遵守美国商标法,不应采取虚假、欺骗等不正当竞争行为,否则将会受到美国的法律制裁,得不偿失。

 

参考文献:

[1]官方公告:https://www.uspto.gov/trademark/laws-regulations/trademark-rule-requires-foreign-applicants-and-registrants-have-us

[2]最新规则:https://www.federalregister.gov/documents/2019/07/02/2019-14087/requirement-of-us-licensed-attorney-for-foreign-trademark-applicants-and-registrants