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案例报告:微生物专利侵权案件对鉴定机构的鉴定能力、鉴定意见和鉴定方法的判断标准
2020-04-22 17:23:00

微生物专利侵权案件对鉴定机构的鉴定能力、鉴定意见和鉴定方法的判断标准

——上海丰科生物公司诉天津绿圣蓬源公司、天津鸿滨禾盛公司侵害发明专利权纠纷案

 

【判决要点】

1.判断被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围,形态学特征判断和分子生物学特征判断缺一不可,而分子生物学特征判断必须借助相关的方法、试剂、仪器在实验室中才能完成。因此,本案有必要采取鉴定手段,借助鉴定机构的专业能力进行分子生物学特征判断。

2.对于两个微生物,二者基因序列的相似程度达到何种比例即可认定二者为同一种微生物,这一标准目前在该领域中并未形成共识。事实上,关于微生物的基因序列比对,不仅是比对两者的基因序列有多少是相同或相似的,还有基因序列测序后的基因解读和分析,由于基因组结构的复杂以及测序过程中的偏向性等原因,确实很难根据二者相似程度的大小认定二者是否为同一种微生物。

3.鉴定机构采用基因特异片段检测的鉴定方法是合理的。绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司并未提交任何证据证明采用全基因序列检测方法进行鉴定更为合理,亦未对应当采用该鉴定方法的理由进行充分说明,因此,其有关本案鉴定方法不合理的主张缺乏事实依据,法院不予支持。

 

【案例来源】

北京知识产权法院(2017)京73民初555民事判决书

 

【当事人】

原告:上海丰科生物科技股份有限公司

被告:天津绿圣蓬源农业科技开发有限公司

被告:天津鸿滨禾盛农业技术开发有限公司

 

【案情简介】

丰科公司是珍稀食用菌研发、生产及营销企业,其选育出的纯白色真姬菇Finc-W-247获得专利号为201310030601.2、名称为纯白色真姬菇菌株的发明专利权。丰科公司发现绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司未经许可生产并在北京新发地农产品批发市场销售涉案专利产品,严重侵犯了涉案专利权,故向北京知识产权法院提起诉讼

法院认为,丰科公司作为涉案专利的专利权人,有权依法以自己的名义起诉。而对于两个微生物,二者基因序列的相似程度达到何种比例即可认定二者为同一种微生物,这一标准目前在该领域中并未形成共识。由于基因组结构的复杂以及测序过程中的偏向性等原因,确实很难根据二者相似程度的大小认定二者是否为同一种微生物。鉴定机构采用基因特异片段检测的鉴定方法是合理的。绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司并未提交任何证据证明采用全基因序列检测方法进行鉴定更为合理,亦未对应当采用该鉴定方法的理由进行充分说明,因此,其有关本案鉴定方法不合理的主张缺乏事实依据,法院不予支持。

涉案专利获得授权确实并不意味着其说明书记载内容当然真实,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司可以此为由挑战涉案专利的权利稳定性,也可在本案中提交相应证据予以佐证。但本案中,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司并未提交相关证据,在无相反证据的情况下,应当认定涉案专利文献记载的内容是真实有效的,这也符合社会公众对于专利文献的信赖利益。法院对丰科公司请求法院判令绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司各赔偿损失500万元的诉讼请求予以部分支持。

 

【判决观察】

法院认为:

一、关于丰科公司的诉讼资格

《中华人民共和国专利法》(简称专利法)第十一条规定,发明专利权被授予后,除该法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品。《中华人民共和国民法总则》第一百二十条规定,民事权益受到侵害的,被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。《中华人民共和国民法总则》第一百二十三条规定,民事主体依法享有知识产权。

本案中,涉案专利处于有效状态,丰科公司作为涉案专利的专利权人,有权依法以自己的名义起诉要求侵权者停止侵害、赔偿损失。

二、关于绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司是否侵害涉案专利权

根据专利法第五十九条的规定,发明专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。判定被诉侵权产品技术方案是否落入涉案专利权的保护范围,应当将丰科公司主张的涉案专利权利要求所记载的全部技术特征与被诉侵权产品技术方案所对应的全部技术特征逐一进行比较。如果被诉侵权产品技术方案包含了与涉案专利权利要求记载的全部技术特征相同或者等同的技术特征,则其落入涉案专利权保护范围。

具体到本案,由于涉案专利要求保护一种纯白色真姬菇,该纯白色真姬菇属于真菌,系一种微生物。判断被诉侵权产品是否落入涉案专利保护范围,形态学特征判断和分子生物学特征判断缺一不可,而分子生物学特征判断必须借助相关的方法、试剂、仪器在实验室中才能完成。因此,本案有必要采取鉴定手段,借助鉴定机构的专业能力进行分子生物学特征判断。有鉴于此,法院组织各方当事人谈话,并在各方当事人达成一致意见的前提下,确定了鉴定机构、鉴定材料以及鉴定方法。鉴定机构出具了鉴定意见,并派员参加本案庭审,接受了各方当事人的质证与提问,也接受了法院的询问。对于第163号鉴定意见,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司质疑鉴定机构的鉴定能力和鉴定意见的合法性、鉴定方法的合理性以及鉴定结论,法院针对上述三个问题进行论述如下:

第一,关于鉴定机构的鉴定能力和鉴定意见的合法性:绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司主张,第163号鉴定意见中的检测工作系由第三方机构中国工业微生物菌种保藏管理中心完成,而不是由北京国创鼎诚司法鉴定所自己完成。即本案鉴定要求超出北京国创鼎诚司法鉴定所的技术条件或者鉴定能力,因此该鉴定意见不合法。对此,法院认为,首先,本案鉴定机构的确定,系各方当事人在法院组织的庭前谈话过程中,从北京市高级人民法院公布的知识产权鉴定机构名册中分别选择,形成一致的选择后确定的。因此,本案鉴定机构的选择、确定系各方当事人的真实意思表示,并已形成一致;其次,在北京市高级人民法院公布的知识产权鉴定机构名册中,已经明确记载北京国创鼎诚司法鉴定所具备进行涉及专利权的知识产权司法鉴定的资质和能力。在北京国创鼎诚司法鉴定所的网站上也有其鉴定资质的说明,其中包括其与中国食品发酵工业研究院、中国工业微生物菌种保藏管理中心形成战略合作关系,成立生物医药知识产权司法鉴定微生物技术联合实验室的相关介绍。各方当事人在自行选择鉴定机构时,应当知晓其选择的鉴定机构的鉴定能力与资质。具体到本案,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司在选择鉴定机构时,应当知晓北京国创鼎诚司法鉴定所具备进行本案鉴定的资质与能力;此外,根据法院查明的事实可知,与北京国创鼎诚司法鉴定所合作,并一同成立生物医药知识产权司法鉴定微生物技术联合实验室的中国工业微生物菌种保藏管理中心具有相关检验能力和检测资质,可以独立开展相关检测。而本案鉴定涉及的检测属于专业检测,北京国创鼎诚司法鉴定所按照行业惯例,委托与其有合作关系且具有检测资质的中国工业微生物菌种保藏管理中心进行相关检测。北京国创鼎诚司法鉴定所在上述检测结果的基础上完成鉴定工作,其做法并无不当。因此,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司的上述主张缺乏事实和法律依据,法院不予支持。

第二,关于鉴定方法的合理性:绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司主张本案鉴定方法应采用全基因测序检测方法。对此,法院认为,由于涉案专利要求保护一种微生物,在判断是否构成侵权的问题上,有关技术事实的确定需要借助鉴定机构的技术能力。而通过法院检索,未发现此类专利侵权案件的生效判决,故在鉴定方法的确定方面并无成熟先例可循。不可否认,至少在表面看来,对被诉侵权产品和涉案专利保藏的样本进行全基因序列检测、对比是最准确的方法。但法院注意到,由于涉案专利要求保护的是一种微生物,其基因存在突变的可能,因此即便是同种微生物,其基因序列也可能不完全一致。而对于两个微生物,二者基因序列的相似程度达到何种比例即可认定二者为同一种微生物,这一标准目前在该领域中并未形成共识。事实上,关于微生物的基因序列比对,不仅是比对两者的基因序列有多少是相同或相似的,还有基因序列测序后的基因解读和分析,由于基因组结构的复杂以及测序过程中的偏向性等原因,确实很难根据二者相似程度的大小认定二者是否为同一种微生物。因此,法院认为全基因序列检测方法存在不确定性,不足以正确反映被诉侵权产品与涉案专利是否为同一种微生物。

但如前所述,由于对要求保护微生物本身的专利权侵权判断在鉴定方法的确定方面无成熟先例可循,为了避免当事人的权益因法院对技术问题的把握失当而受损,故出于审慎的考虑,法院在委托鉴定机构的函件中,在要求鉴定机构同时采用全基因序列检测方法和基因特异片段检测方法进行鉴定的前提下,指出鉴定机构可依据其专业知识和技术能力,自行选择采用上述两种方法之外的鉴定方法进行鉴定,但必须在鉴定报告中阐明采用该方法的理由并在庭审中做出说明。

北京国创鼎诚司法鉴定所采用基因特异片段检测方法进行了鉴定,在第163号鉴定意见中载明了其采用该方法而不采用全基因序列检测方法的理由。代表北京国创鼎诚司法鉴定所出庭的鉴定组成员程池在本案庭审过程中也做出了相同的解释。即,涉案真姬菇具有双细胞核,需要先进行分核操作使其单核化才能进行基因序列检测。而该分核方法不属于国标、行标等标准方法,也不属于经CMACNAS认证的检测项目,不属于常规的检测方法,故通过该方法获得的数据和检测报告不能得到CMACNAS认证许可。故以此方法获得的数据也无法保证最终鉴定结论的可靠性。基于北京国创鼎诚司法鉴定所的上述陈述,以及法院对于全基因序列检测方法不确定性的担忧,法院认为,鉴定机构采用基因特异片段检测的鉴定方法是合理的。绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司并未提交任何证据证明采用全基因序列检测方法进行鉴定更为合理,亦未对应当采用该鉴定方法的理由进行充分说明,因此,其有关本案鉴定方法不合理的主张缺乏事实依据,法院不予支持。

此外,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司还称涉案专利被授权并不代表该发明专利说明书实施例必然真实,故不应根据涉案专利说明书所记载的特异片段进行鉴定。对此,法院认为,涉案专利获得授权确实并不意味着其说明书记载内容当然真实,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司可以此为由挑战涉案专利的权利稳定性,也可在本案中提交相应证据予以佐证。但本案中,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司并未提交相关证据,在无相反证据的情况下,应当认定涉案专利文献记载的内容是真实有效的,这也符合社会公众对于专利文献的信赖利益。因此,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司上述主张亦不能成立。

第三,关于鉴定结论:绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司主张,第163号鉴定意见只鉴定出二者属于同种菌株,未鉴定出二者属于同一菌株,故被诉侵权产品未落入涉案专利权的保护范围。对此,法院认为,虽然第163号鉴定意见最终鉴定结论表述为被诉侵权产品与涉案专利属于同种菌株,但需要指出的是,此处的并非生物分类学中门纲目科属种的概念。因为若只是判断二者是否属于同种微生物,则仅需要形态学比对即可得出结论。而第163号鉴定意见除了进行形态学的比对之外,还对二者进行了ITS rDNA序列检测和特异性片段序列比对,显然这样的检测比对已经大大超出判断二者是否属于“同种”微生物的要求。因此,第163号鉴定意见所述同种菌株中的种类的含义,即指二者为同一种菌株。在本案庭审中,代表北京国创鼎诚司法鉴定所出庭的鉴定组成员程池也在庭审中明确,第163号鉴定意见结论中记载的同种菌株是指同一种菌株。因此,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司上述主张不能成立。

综上所述,第163号鉴定意见做出程序合法,所得结论正确,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司对该鉴定意见的质疑均不能成立,法院依法采信该鉴定意见。根据该鉴定意见的结论,被诉侵权产品与涉案专利保藏的样本属于同一种菌株,故被诉侵权产品已经落入涉案专利的保护范围。

三、关于绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司应当承担的侵权责任

本案中,在北京风韵来康蔬菜商行购买的被诉侵权产品的外包装箱标有鸿滨禾盛公司的鸿滨商标,贴有绿圣蓬源公司封条,产品内袋包装标有鸿滨商标和绿圣蓬源公司名称。鸿滨禾盛公司虽称被诉侵权产品并非其制造、销售,但并未提交任何证据予以佐证,也未对其商标出现在被控侵权产品上做出合理解释。因此,在案证据可以证明绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司未经专利权人许可,以经营为目的,实施了制造、销售被诉侵权产品的行为,构成对涉案专利权的侵害,应当承担停止侵权、赔偿损失的责任。

对于绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司赔偿丰科公司损失具体数额的问题,丰科公司向法院提交的相关证据均为媒体对于绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司经营规模、经营状态等情况的报道,据此无法确定绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司因侵害涉案专利权所获利益的具体数额。同时,依据在案证据不能确定丰科公司因被侵权所受到实际损失的具体数额,且无涉案专利的许可使用费可供参照。

专利法第六十五条第二款规定,权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以确定的,人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素,确定给予一万元以上一百万元以下的赔偿。具体到本案,考虑到涉案专利的类型、被诉侵权产品的单价以及绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司实施侵权行为的情节等因素,法院对丰科公司请求法院判令绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司各赔偿损失500万元的诉讼请求予以部分支持。

另外,专利法第六十五条第一款还规定,赔偿数额还应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。根据丰科公司提交的委托代理协议及对应的银行付款凭证、公证费用发票以及菌株保藏中心取种及邮寄费用发票等证据,丰科公司在本案中为制止侵权行为所支付的合理开支共计168350元,对于上述合理支出,绿圣蓬源公司、鸿滨禾盛公司应当予以赔偿。

综上所述,依照《中华人民共和国民法总则》第一百二十条、第一百二十三条,《中华人民共和国专利法》第十一条第一款、第五十九条、第六十五条之规定,法院判决如下:

一、自本判决生效之日起,被告天津绿圣蓬源农业科技开发有限公司、天津鸿滨禾盛农业技术开发有限公司立即停止制造、销售侵害专利号为201310030601.2、名称为纯白色真姬菇菌株的发明专利权的产品;

二、自本判决生效之日起十日内,被告天津绿圣蓬源农业科技开发有限公司赔偿原告上海丰科生物科技股份有限公司损失一百万元,并赔偿上海丰科生物科技股份有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支八万四千一百七十五元;

三、自本判决生效之日起十日内,被告天津鸿滨禾盛农业技术开发有限公司赔偿原告上海丰科生物科技股份有限公司损失一百万元,并赔偿上海丰科生物科技股份有限公司为制止侵权行为所支付的合理开支八万四千一百七十五元;

四、驳回上海丰科生物科技股份有限公司的其他诉讼请求。

 

 

声明:

1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例,但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果;

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