注册商标权人不能排除其他人在该商标的固有含义上使用其注册商标

——中邻国际文化交流（北京）有限公司与爱上电视传媒（北京）有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

【判决要点】

“在商业中使用”和“发挥商品或服务识别功能的作用”是“商标意义上的使用”的两个基本构成要件，其中第一个要件是前提，第二个要件是核心，两者密不可分，缺一不可。

如果一个商标并非臆造的词汇或图形，而是直接表达了商品或服务的通用名称、图形等特点叙述性文字、图形或其组合，经过长期与商品或服务结合使用，具有了标示商品或服务来源功能的含义，则该商标拥有两种含义，一是构成商标的文字或图形本身的固有含义，二是标示商品或服务来源的含义。若叙述性词汇并非像臆造性词汇一样具有较强的显著性，属于公有领域的符号，由社会共享公共资源和公共知识。在商标具有固有含义的情况下，注册商标权人不能排除其他人在固有含义上使用其注册商标。

【案例来源】

（2019）京73民终3290号

【当事人】

上诉人（一审原告）：中邻国际文化交流（北京）有限公司

被上诉人（一审被告）：爱上电视传媒（北京）有限公司

【案情简介】

中邻国际文化交流（北京）有限公司经核准注册第26905985号“一城一歌”商标，该商标核定使用的商品/服务项目为第35类、38类、41类。2018年4月18日下午由旅游卫视携手程大传媒联合创办的全国首档用音乐推动城市旅游文化产业的大型电视音乐综艺节目《一城一歌》新闻发布会暨启动仪式兴办。2018年4月19日，中央电视台新闻频道《新闻直播间》以“《一城一歌》讲述中国故事”为题对《一城一歌》节目的启动仪式进行了报道。

2019年3月27日，央视网发布题为“庆祝中国成立70周年大型全媒体活动《歌唱祖国 一首歌一座城》启动”的新闻。

2019年5月12日，爱上电视公司备案经营的网站（chinaiptv.cn）上发布一篇题为“庆祝新中国成立70周年大型全媒体活动”的文章，对外发布征集音乐故事作品的公告，入选作品将在中国IPTV平台《歌唱祖国 一首歌一座城》专区面向全国观众展播。该作品征集公告以中央广播电视总台、“歌唱祖国 一首歌一座城”项目组的名义对外发布。在作品征集公告中，部分配有宣传图，宣传图中有三行文字，包括上方“庆祝新中国成立70周年大型全媒体活动”小字、“歌唱祖国”大字、“一首歌一座城”较大字体。

中邻公司而后向法院提出诉讼请求，请求法院判决爱上电视公司立即停止侵害第26905985号"一城一歌"商标专用权的行为，并请求判决爱上电视公司立即停止不正当竞争行为等。

【判决观察】

一审法院认为：

本案判断中邻公司主张的商标侵权是否成立，首先在于判断爱上电视公司的涉案使用行为是否构成商标性使用。

“一城一歌”系中邻公司的注册商标，中邻公司在核定使用的商品范围内享有专用权。但“一城一歌”作为一个简单的词汇，有其固有含义。中邻公司虽享有“一城一歌”商标专用权，但不能排除其他人在固有含义上使用“一城一歌”一词。本案中，结合爱上电视公司的使用方式，爱上电视公司有单独使用“一城一歌”或一“城”一“歌”词汇的行为，即在其网站中以“歌唱祖国一首歌一座城”项目组的名义发布作品征集公告。但在上述使用当中，爱上电视公司或相关媒体报道显然并非将“一城一歌”作为商标进行使用的行为，仅在“一城一歌”固有含义上使用该词。

除单独使用“一城一歌”外，爱上电视公司主要以“歌唱祖国 一首歌一座城”的方式对外进行宣传、作品征集活动。在使用“歌唱祖国 一首歌一座城”时，爱上电视公司以突出“歌唱祖国”字样的方式进行使用，“一首歌一座城”字体明显小于“歌唱祖国”，组合使用的同时还配以“庆祝新中国成立70周年大型全媒体活动”字样。此外，不论在新闻报道当中，还是在爱上电视公司与中央广播电视总台以“歌唱祖国 一首歌一座城”项目组名义发布的公告当中，均明确标识了活动主办单位、实施单位，对“歌唱祖国”“一首歌一座城”等活动标题的使用方式，足以使相关社会公众明确认知到“歌唱祖国 一首歌一座城”是一个有特殊纪念意义的活动。“一首歌一座城”在其中只发挥了标明活动内容的作用，即表明该活动是基于用一首歌来代表一座城市的内容展现方式，让各个城市参与歌唱祖国、庆祝新中国成立70周年。“一首歌一座城”在上述使用中并非发挥区分商品来源的作用，亦非作为商标的使用。

根据《商标法》第五十九条第一款，爱上电视公司的涉案使用行为，系在“一城一歌”或“一首歌一座城”固有含义上对上述文字的正当使用，不构成商标侵权行为，中邻公司无权禁止。

依据《商标法》的规定，爱上电视公司的涉案行为已经明确认定不构成商标侵权行为，爱上电视公司作为活动承办方以“一首歌一座城”为主题举办活动亦非为获取不正当竞争利益，中邻公司主张爱上电视公司的行为违反《反不正当竞争法》，从而构成不正当竞争行为，并无法律依据，一审法院不予支持。

二审法院认为：

本案的争议的焦点问题为：一、被上诉人使用“一首歌一座城”作为其举办的音乐活动的节目名称是否构成商标性使用，其行为是否侵权上诉人的商标权；二、被上诉人的行为是否构成不正当竞争行为。

一、被上诉人使用“一首歌一座城”作为其举办的音乐活动的节目名称是否构成商标性使用，其行为是否侵权上诉人的商标权

根据商标法第四十八条，二审法院认为，“在商业中使用”和“发挥商品或服务识别功能的作用”是“商标意义上的使用”的两个基本构成要件，其中第一个要件是前提，第二个要件是核心，两者密不可分，缺一不可。

对于第一个要件，二审法院认为，尽管爱上电视公司承办《歌唱祖国一首歌一座城》活动有特殊的活动目的，即庆祝新中国成立70周年。但是爱上电视公司作为商业主体，承办上述活动，难以否认其商业目的。并且，爱上电视公司在平台进行宣传以及《歌唱祖国一首歌一座城盛典》在央视的播出过程中均使用了“一首歌一座城”。故上述行为商业性质明显，属于“在商业中使用”。

对于第二个要件，如果一个商标是臆造的词汇，那么商标本身只有一个作用，即区分商品或服务来源的作用。但如果一个商标并非臆造的词汇或图形，而是直接表达了商品或服务的通用名称、图形等特点叙述性文字、图形或其组合，经过长期与商品或服务结合使用，具有了标示商品或服务来源功能的含义，则该商标拥有两种含义，一是构成商标的文字或图形本身的固有含义，二是标示商品或服务来源的含义。在商标具有固有含义的情况下，注册商标权人不能排除其他人在固有含义上使用其注册商标。

根据商标法第五十九条第一款，商标的叙述性使用（合理使用）主要包括商品的通用名称、图形、型号、或者直接表明商品的质量、功能、用途及其他特点或者地名等词汇，这些叙述性词汇并非像臆造性词汇一样具有较强的显著性，属于公有领域的符号，由社会共享公共资源和公共知识。故在他人合理、善意的使用与注册商标相同或近似的标志，且使用仅是为了说明或描述商品的质量、功能、用途等，不会引起相关公众的混淆误认，则注册商标权人无权禁止他人的正当使用。判断他人使用与注册商标相同或近似的标志是否构成善意，需要考虑他人使用时是否具有攀附商标权人商誉、使用方式等因素。

具体到本案，“一城一歌”商标并非臆造词汇，其固有含义即为一首歌代表一座城市，一个城市选出一首歌。因此，在判断爱上电视公司使用与“一城一歌”相同或近似的标志时，应当区分爱上电视公司的使用是叙述性正当使用还是商标性使用。

根据本案事实，爱上电视公司使用与“一城一歌”相同或近似的标志“一首歌一座城”的行为有以下两种形式：第一种形式，爱上电视公司在举办音乐节目的过程中，其活动名称为《歌唱祖国一首歌一座城》，整个活动的标题、宣传文稿的显著位置均显示有《歌唱祖国一首歌一座城》，其中，爱上电视公司以突出“歌唱祖国”字样的方式进行使用，“一首歌一座城”字体明显小于“歌唱祖国”。第二种形式，爱上电视公司在宣传、介绍《歌唱祖国一首歌一座城》活动的过程中，使用“一‘城’一‘歌’”等词汇，对上述活动的目的、形式作出介绍，并且，将“一‘城’一‘歌’”作为该活动主题进行宣传。

对于第一种使用形式，二审法院认为，该使用行为并非商标性使用，并不能发挥商标的服务识别功能。首先，爱上电视公司将“歌唱祖国”与“一首歌一座城”共同作为其举办活动的名称，并在整个活动中进行使用。爱上电视公司以突出“歌唱祖国”字样的方式进行使用，“一首歌一座城”字体明显小于“歌唱祖国”。并且，该活动的举办的以庆祝新中国成立70周年为主题，在全国选取70首不同城市的歌曲，相关受众通过参与观看节目名称和节目内容，感受到的是节目系为庆祝新中国成立70周年，以歌唱的形式为祖国庆生。“一首歌一座城”发挥的并非是商标的服务识别功能，而是描述活动主题与内容的叙述性功能，不会造成相关公众的混淆误认。其次，爱上电视公司在新闻报道以及活动公告中，均明确标注了活动主办单位、实施单位，节目受众在参与、观看节目的过程中，可以明确的了解到该活动的主办单位和实施单位，并不会对该活动的举办主体产生混淆误认。进一步佐证了《歌唱祖国一首歌一座城》作为该活动的名称，其中的“一首歌一座城”起到的并非服务识别的作用。

对于第二种使用形式，二审法院认为，该使用行为亦非商标性使用行为。首先，爱上电视公司该种使用形式仅出现在新闻报道及宣传的正文内容中，并未出现在标题或其他显著位置，不是突出性使用；其次，在宣传文稿的正文中使用“一‘城’一‘歌’”等词汇，系对涉案活动的内容主题进行描述，以一种简洁易懂的方式向相关公众传递涉案活动的主题，并非起到区分服务来源的作用。

综上，爱上电视公司使用“一首歌一座城”作为其举办的音乐活动的节目名称，系对商标的叙述性正当使用行为，不属于商标性使用，不构成侵害上诉人的商标权。

另外，上诉人中邻公司上诉主张被上诉人的涉案行为构成反向混淆，侵害了其商标权。对此二审法院认为，本案中，爱上电视公司使用“一首歌一座城”作为其举办的音乐活动的节目名称，系对商标的叙述性正当使用行为，不属于商标性使用。不具备构成反向混淆的事实基础，不会造成相关公众的混淆误认。

二、被上诉人的行为是否构成不正当竞争行为

因对同一行为不应同时适用《商标法》及《反不正当竞争法》调整，故对已注册商标的保护，应当援引商标法，当商标法无法对被诉行为予以规制，再审查被诉行为是否应当纳入反不正当竞争法的规制范围。

本案中，如前所述，被上诉人的涉案行为不构成侵害上诉人的商标权，上诉人同时主张被上诉人的涉案行为构成不正当竞争，故应在反不正当竞争法的范围内审查被上诉人行为的合法性。因被诉行为的发生始于2019年3月27日，故应当适用2017年《反不正当竞争法》。

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第二条系对1993年《反不正当竞争法》第五条第二项法律适用的解释，因法律修订条款变化，上述司法解释同样适用于2017年《反不正当竞争法》第六条第一项。

如前所述，上诉人爱上电视公司使用与被上诉人中邻公司商标“一城一歌”相同或近似的标志“一首歌一座城”作为节目名称的行为，系对被上诉人“一城一歌”商标的叙述性正当使用，故根据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第二条第三款的规定，爱上电视公司的行为亦不构成不正当竞争。

上诉人中邻公司主张被上诉人爱上电视公司的行为违反了2017年《反不正当竞争法》第二条，构成不正当竞争。对此二审法院认为，《反不正当竞争法》第二条属于原则条款，具有填补法律漏洞的作用。对于不属于《反不正当竞争法》第二章列举的，但确属违反诚实信用原则和公认的商业道德而具有不正当性的竞争行为，法院可以适用《反不正当竞争法》第二条予以调整，以保障市场的公平竞争。

本案中，中邻公司主张爱上电视公司的涉案行为系2017年《反不正当竞争法》第六条第二项规定的“擅自使用与他人有一定影响的商品名称”的行为。该行为不属于《反不正当竞争法》第二章未列举的不正当竞争行为，不应当适用《反不正当竞争法》第二条予以调整。

综上所述，二审法院判决如下：

驳回上诉，维持原判。

本判决为终审判决。

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